Williamson VS. Citrix案：

美国专利审查中关于功能性限定描述的认定和解释

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德理达-智能制造团队

2019年1月4日，美国专利商标局（USPTO）发布了关于《美国法典》的新指南，包括针对美国专利法第101条款中“专利申请客体适格性（subject matter eligibility）”的修订指南，以及将第112条款的规定应用于计算机实施的发明的指南。新指南于2019年1月7日生效。

其中，针对专利法第101条，本系列“Bascom. vs. AT&T案：浅析美国软件专利适格性问题”中介绍了判断软件专利适格性的Mayo测试两步法。

针对专利法第112条，计算机实施发明指南强调了对第112条款分析的若干事项，并提出适当应用§112（f）的“装置+功能（means-plus-function）”原则、§112（b）的明确性以及§112(a)的书面描述和可实施性。

对此，本文将以Williamson vs Citrix案为例，探讨美国在司法实践中如何认定权利要求的描述属于功能性限定以及如何对该功能性限定进行解释的问题，主要涉及35 U.S.C.§112（b）（第2款）和35 U.S.C.§112（f）（第6款）。

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法条：35 U.S.C.§112

美国专利法第112条共有6款规定，美国发明法案（America Invents Act，简称AIA）通过前后，112的内容基本上没有变化（AIA之前（pre-AIA）表示为（1）-（6）段，AIA之后表示为（a）-（f）段）。为便于描述，本文以AIA之后的表示来解释35 U.S.C.§112。

本文可结合本系列中“IP-COM vs HTC案：浅析软件程序中的功能性特征的权利边界问题”一起阅读，其主要探讨了在功能性描述的技术特征未被足够解释时权利要求的边界该如何界定的问题。

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Williamson vs Citrix案件概述

原告Williamson于2011年3月22日向加利福尼亚中区地区法院（下文简称：地区法院）起诉Citrix等公司（包括Citrix、Microsoft、Adobe、Cisco和IBM）侵犯其2000年12月5日被授权的涉及分布式学习技术的美国专利US 6155840（下文简称：涉案专利）的专利权。

在侵权审理过程中，涉案专利的争议点主要围绕两个方面：

2012年9月4日，地区法院对独立权利要求1和独立权利要求17的术语进行了解释。同时，地区法院认为独立权利要求8中记载的“distributed learning control module”属于35 U.S.C.§112（f）规定的功能性限定（means-plus-function），且说明书中并未披露必要的算法以实现该权利要求限定的所有功能，因而独立权利要求8及其从属权利要求9-16因不确定性而无效。

对此，原告向美国联邦巡回法院（CAFC）提出了上诉，CAFC在全席审判中解释了关于功能性限定描述的认定和解释，并维持权利要求8-16无效。

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关于功能性限定描述的认定

首先，值得一提的是在CAFC先前的判例中，基于Lighting World案（Lighting World, Inc. v. Birchwood Lighting, Inc）以及Flo Healthcare Solutions案（Flo Healthcare Solutions, LLC v. Kappos）可知，功能性限定的认定有一个强有力的推定（strong presumption），即：

当权利要求中没有使用术语“means”来表明援用35 U.S.C.§112（f）的意图时，如果限定本质上没有明显示出缺乏任何可以被视为结构的描述的情况下，我们不愿意适用该条款。

这也是Williamson在上诉中争辩其权利要求8因未使用“means for”这种形式上的描述而不应属于功能性限定，进而不适用35 U.S.C.§112（f）的理由。

但是，在本案中CAFC并未接受Williamson陈述的理由，并且重新审视了上述“强有力的推定”的做法。CAFC认为，在评估是否属于35 U.S.C.§112（f）的功能性限定时，不仅仅是看是否存在术语“means”一词，还要依据本领域技术人员是否能够理解该术语作为结构名词具有足够明确的含义。

也就是说，没有使用术语“means”并不能表明不属于功能性限定，相反地，使用了术语“means”也不能确认一定属于功能性限定，即：

“使用术语means”是“属于功能性限定“的即不充分也不必要条件，都需根据术语作为结构名词是否能被本领域技术人员理解为有足够明确的含义来进一步判断。

基于此，CAFC判定本案中的“distributed learning control module（分布式学习控制模块）属于功能性限定。

基于以上描述可见，Williamson vs Citrix案是功能性限定描述的认定从形式主义转向实质主义的转折性判例。

在司法应用中，在权利要求中因不存在“means for/step for”等临时用词（nonce words）的表述而被推定为不适用35 U.S.C.§112（f）的情况下，如果可以证明权利要求术语不能表明足够明确的结构或权利要求术语仅记载了功能而未记载执行该功能的明确结构时，该推定可以被克服，即：适用于35 U.S.C.§112（f）。

其中，临时用词可以包括模块、机制、设备等用来描述执行特定功能的软件或硬件的一般性描述用语。

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关于功能性限定描述的解释

在判定权利要求适用35 U.S.C.§112（f）即属于功能性限定的情况下，下一步就需判定在说明书中对该功能性限定描述的解释是否清楚明确，也就是说，需根据说明书记载来确定该功能性限定是否得到说明书的支持，进而判定是否符合35 U.S.C.§112（b）。

在本案中，权利要求8记载了一种分布式学习控制模块，该模块用于执行三项功能：

1）接收信息；

2）转发信息；

3）协调流数据模块。

全面审查说明书后，CAFC认为说明书中并未公开权利要求8中对应于“协调”功能的结构。并且根据说明书的记载，“分布式学习控制模块”包括用JAVASCRIPT和C++编写的软件，这表明该模块不能用通用计算机实现，而必须用特殊目的的计算机来实现。

因此必须公开通用计算机不能实现的结构，即执行该功能的算法，其中该算法可以是数学公式、一般性描述、流程图等能够提供足够意义的任何方式。

对此，Williamson辩称附图4和附图5公开了所需算法，但CAFC认为软件显示界面不涉及算法的公开。此外，Williamson还试图通过专家证明专利公开了相应结构，但CAFC认为本领域技术人员的证词并不能取代说明书中相应结构的完全缺失，最终CAFC裁定权利要求8-16由于不确定性而无效。

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小结

众所周知，35 U.S.C.§112（f）的立法宗旨在于达到一种平衡，其一方面允许专利权人采用执行的功能而非执行该功能的结构来表述权利要求中的技术术语；另一方面在解释这些技术术语时施加了一定的限制条件，从而将其保护范围限制为说明书描述该功能时所记载的相应结构、材料或动作及其等同替代方式。

因而，采用功能性限定的描述虽然使专利权人能够有更灵活的撰写方式，但其保护范围的解释也受到说明书公开的实施方式的限制。

基于上述可知，在美国司法实践中，当涉及功能性限定问题时：