【摘要】针对软件专利适格性的判断，在美国的司法实践中通常采用Mayo测试两步法，Mayo两步法包括：确定权利要求是否仅覆盖“抽象概念（abstract idea）”；以及确定权利要求是否包含“发明构思（inventive concept）”足以将这个抽象概念变成可授权的专利申请。

从Bascom. VS. AT&T案浅析美国软件专利适格性问题

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德理达-智能制造团队

随着计算机技术的发展，以软件的方式实现技术功能变得越来越普遍，随之而来的软件专利相关问题也逐渐为人们所关注。基于此，本文便基于Bascom. v. AT&T案来探讨一下美国软件专利适格性的问题。

其中，Bascom. v. AT&T案是指Bascom Global Internet Services, Inc.（Bascom）诉AT&T Mobility LLC（AT&T）侵犯其涉及互联网内容过滤技术的美国专利US 5987606的专利诉讼案。

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Bascom. v. AT&T案情简介

原告Bascom于2014年11月6日在德克萨斯北部地区法院（下文简称：地区法院）起诉AT&T侵犯了其1999年11月16日被授权的涉及互联网内容过滤技术的美国专利US 5987606（下文简称：涉案专利）的专利权。

被告AT&T辩称该专利属于纯软件专利，要求法院做出该专利不属于专利适格客体的判决。

2015年5月15日，地区法院做出不属于专利适格客体的判决，支持了AT&T的诉求（案号：3:14-cv-3942）。

Bascom不服并于2015年6月19日向联邦巡回上诉法院（下文简称：CAFC）提出上诉，经审理，CAFC反转了地区法院的判决，认为涉案专利虽然属于抽象概念，但该专利具有足够的发明构思，因此，CAFC认为涉案专利属于技术上的解决方案，解决了现有互联网过滤系统的问题，属于专利适格客体（案号：15-1763）。

适用法条

本案涉及美国专利法第101条可专利性的问题，美国专利法第101条规定：

任何人发明或发现任何新的且有用的方法、机器、产品、或物质的组分、或对它们的任何有用的改进，都可以因此而获得专利权，只要其符合授权的条件和要求（Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title）。

与此同时，这一法条包含了一个重要的隐含例外：自然法则、自然现象和抽象概念是不可专利的。

然而，在专利实践中，对于上述三种例外情况可专利性的判断并不仅仅根据是否属于自然法则、自然现象和抽象概念就能断定不可专利，还要结合专利的实际技术方案进一步确认。

本文所探讨的软件专利便属于抽象概念这一例外情况。

案件浅析

涉案专利US 5987606涉及互联网内容过滤技术，包括25项权利要求，其中，权利要求1、14、18、22和24为独立权利要求。

针对关于法101的无效性挑战，权利要求1代表“单独定制过滤方案”，权利要求22代表“过滤方案结构”，其他权利要求基本类似，故而不对每个独立权利要求进行评判，而是仅评判代表性的权利要求1和权利要求22。

如图所示，涉案专利的独立权利要求1描述了一种内容过滤系统，用于过滤由个人控制的接入网络帐户从因特网计算机网络检索的内容，所述过滤系统包括：

（1）本地客户端计算机，生成针对所述个人控制的接入网络帐户的网络访问请求；（2）至少一个过滤方案；（3）多组逻辑过滤元件；（4）远程ISP服务器，所述远程ISP服务器耦接到客户端计算机和因特网计算机网络，所述ISP服务器将每个网络帐户与至少一个过滤方案和至少一组过滤元件相关联，所述ISP服务器还从所述客户端计算机接收所述网络访问请求，并利用所述关联的一组逻辑过滤元件执行关联的过滤方案。

涉案专利的独立权利要求22描述了一种用于过滤内容的ISP服务器，所述ISP服务器包括：

（1）允许网站的列表；（2）与网络账户关联的排除网站的列表；（3）过滤方案，所述过滤方案在目的地址存在于所述允许网站的列表但不存在于所述排除网站的列表的情况下允许接入网站。

争论焦点：

在本案的审理过程中，地区法院和CAFC都采用了Mayo测试两步法进行判断，且在Mayo测试的第一步中均认为“内容过滤”是一种组织人类行为的长期的、众所周知的方法，属于抽象概念。然而，对于Mayo测试的第二步是否有足够的发明构思，地区法院和CAFC持有不同意见。

在Mayo案中美国最高院曾指出“必需将每个权利要求的要素单独或作为有序组合来考虑，以确定这些附加要素是否能将这个抽象概念变成可授权的专利申请”。

在审理中，地区法院认为：

单要素限制（例如，本地客户端计算机、远程ISP服务器、因特网计算机网络、个人控制的接入网络帐户）没有创造性，因为每个限制都是公知的、通用的计算机组件或者标准的过滤机制；限制的组合也没有创造性，因为过滤工具明显包括过滤方案和过滤元件，也属于现有技术；使用ISP服务器来过滤内容对本领域技术人员而言也是公知的。

地区法院还指出，由于通用计算机组件缺少具体结构，这增加了这样的权利要求优先占有每个过滤方案的可能性。

综上，地区法院认为涉案专利没有足够的发明构思，进而不属于专利适格客体。

然而，CAFC给出了不同的意见:

首先，CAFC同意地区法院指出的单要素限制没有创造性，但CAFC不同意地区法院对限制的有序组合的分析。CAFC认为，地区法院的这种分析除了没有说明组合这些限制的理由以外，看起来类似于根据法103的显而易见性分析。但是，对“发明构思”的探究并不仅仅指辨别每个要素本身在本领域是已知的。如本案的情况，可以在已知部件的非通用性布置中发现“发明构思”。

其次，对于涉案专利中描述的“远程ISP服务器耦接到客户端计算机和因特网计算机网络”，根据涉案专利文献中背景技术及说明书中的相关描述可知，这不同于现有技术中过滤工具安装在本地计算机或本地服务器的情况并克服了过滤工具位于本地计算机或本地服务器所带来的缺点，例如，在过滤工具位于本地计算机的情况下，过滤内容有可能会被有计算机知识的用户更改，以及由于对每个本地计算机都需要安装相应的过滤工具，这会因本地计算机的多样性带来一系列后续的繁杂工作等缺点；在过滤工具位于本地服务器的情况下，对于所有终端用户仅对应一套过滤方案等缺点。

最后，对于涉案专利中描述的“所述ISP服务器将每个网络帐户与至少一个过滤方案和至少一组过滤元件相关联，所述ISP服务器还从所述客户端计算机接收所述网络访问请求，并利用所述关联的一组逻辑过滤元件执行关联的过滤方案”，根据附图3以及说明书对应的描述可知：ISP接收网络访问请求，然后识别与ISP服务器通信的个人账户，并且将针对因特网连接的请求与特定的个人账户以及特定的过滤方案和过滤元件相关联，这使得对于每个终端用户具有定制的过滤特征。

综上，CAFC认为涉案专利的发明构思在于将过滤工具安装在特定位置并针对每个终端用户具有定制的过滤特征。CAFC指出，涉案专利不仅仅是描述过滤内容的抽象概念，权利要求也没有优先抢占互联网上过滤内容的所有方式，而是通过要素的特定设置对现有内容过滤技术的改进，实现了能够适于不同用户偏好并且远程安装在一处的过滤器的技术方案，解决了现有技术中存在的问题，因而属于专利适格客体。

当然，虽然上述涉案专利属于专利适格客体，但是涉案专利是否有效还需地区法院针对美国专利法第102、103或112的规定进一步审理。

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美国软件专利适格性的判断依据

基于上述可知，本案在判断抽象概念情况下的可专利性时，地区法院和CAFC都采用了Mayo测试两步法。在说明Mayo测试两步法为何之前，我们不得不先说一说美国Alice案（Alice Corp. v. CLS Bank案）。

美国Alice案是美国最高法院在2014年针对美国专利法第101条专利适格客体做出的重要判决，该案可以说对美国软件专利的审查有着方向性的指导。Alice案对Mayo测试两步法做出了新的解释，并且最高院认为所有被挑战不满足专利适格性的软件专利均要通过Mayo测试两步法才能被认定有效。

那么何为Mayo测试两步法？Mayo测试两步法包括：

1）确定权利要求是否仅覆盖“抽象概念（abstract idea）”；

2）确定权利要求是否包含“发明构思（inventive concept）”足以将这个抽象概念变成可授权的专利申请。也就是说，专利是否存在足以确保整体专利方案明显多于非适格主题的发明概念，而使得该专利被转换为适格主题。

值得一提的是，2019年1月7日美国专利商标局新修订的审查指南生效，其中进一步明确了Mayo测试第一步中的抽象概念，规定抽象概念包括数学概念、组织人类活动的方法和心理过程，那么这种修改在后续专利案件中会如何解释应用，值得我们持续关注。

* 以上文字仅为促进讨论和交流，不构成法律意见或咨询建议。