IBM VS. Booking Holdings案：分离式侵权在方法专利中的适用考量
【摘要】在ICT领域，特别是对多方参与实施技术方案的侵权认定中，分离式侵权有一定的适用比例，虽然美国在Akamai案中建立了“控制或引导”的标准，但关于“控制或引导”标准尺度的把握以及需要主张的论点等在实际诉讼中也因主观认识存在较大的辩论空间。
IBM VS. Booking Holdings案：
分离式侵权在方法专利中的适用考量
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by
德理达-智能制造团队
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分离式侵权的概念
美国专利法第271条第（a）款对侵权问题作出规定，指出：任何人未经授权在美国制造、使用、许诺销售或者销售任何处于专利保护期内的获得专利的发明、或者进口任何处于专利保护期内的获得专利权的发明到美国，都侵犯专利权。
基于对美国专利法第271条第（a）款的理解以及美国法院的相关判例的研究，对于方法类专利来说，直接侵权要求一项方法权利要求中的所有步骤由单一实体实施，或者可归咎于单一实体。
另一法律概念分离式侵权属于专利直接侵权中的一种特殊类型，主要由多个主体分别实施方法专利的部分步骤，其中的单一主体并未实施完整的专利方法，而各主体实施的结果相加后可以被认定落入争议专利的范围。
此前，美国各级法院对于如何判断方法专利的分离式侵权并无统一标准，直到CAFC在2007年的BMCResources v. Paymentech, L.P.案中统一了分离式侵权的各种不同的判决标准，正式确立“控制或引导”（control or direct）的标准，并且最终在“Akamai诉Limelight案”中，明确了“控制或引导”的标准，即对“控制或引导”的判断中除了考虑对多个实施主体之间是否存在代理或合约关系外，还考虑被诉对象是否以实施方法专利中的一个或多个步骤作为参与活动或获得利益的前提。
下面以IBM诉Booking Holding案并结合Akamai案中所建立的“控制或引导”的标准说明分离式侵权判定中的应用。
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IBM诉Booking Holdings案件概述
原告InternationalBusiness Machines Corporation（以下简称：IBM）于2015年在特拉华州地方法院（以下简称：地方法院）起诉Booking Holdingsinc., Fka Priceline Group inc., Kayak Sofware Corporation, Opentable, inc.（以下统称为Booking Holdings）的网页浏览器和手机应用程序（webapplications and mobile applications）侵犯其专利权。
涉案专利为IBM 于2006年7月4日获得授权的涉及 “在计算机网络提供的交互式服务窗口中呈现广告的方法（a method for presenting advertising in an interactive serviceprovided on a computer network. ）” 的美国专利US7072849（以下简称“849专利”）。
经审理，地方法院认为由于IBM公司没有提出证据证明Booking Holdings确实执行了849专利中的步骤c“选择性地将广告对象存储在一建立在接收系统中的存储区中”，或“控制或引导”了网络浏览器或手机应用程序执行了“选择性地将广告对象存储在一建立在接收系统中的存储区中”，而判定被诉对象Booking Holdings不侵犯849专利的专利权。
美国联邦巡回上诉法院（以下简称：CAFC）对案件进行了重新审理，做出维持地方法院的判决。
涉案专利简介
849专利提出了一种“在计算机网络提供的交互式服务窗口中呈现广告的方法” 。
传统的呈现广告的方式中，广告数据会占用正常应用程序的流量并与其竞争网络传输资源；849专利通过设置用户接收系统以降低应用程序和广告数据之间的互相干扰，该用户接收系统包括一个用来存储和管理广告的装置以使得广告数据被预先从网络上获取以备同时与应用程序显示在接收系统上。这种在本地存储内容以消除对相同内容重复请求的技术称之为缓存。
849专利授权的Claim 1原文如下：
1. A method for presenting advertising obtained from acomputer network, the network including a multiplicity of user receptionsystems at which respective users can request applications, from the network,that include interactive services, the respective reception systems including amonitor at which at least the visual portion of the applications can bepresented as one or more screens of display, the method comprising the steps of:
a. structuringapplications so that they may be presented, through the network, at a firstportion of one or more screens of display; and
b. structuringadvertising in a manner compatible to that of the applications so that it maybe presented, through the network, at a second portion of one or more screensof display concurrently with applications, wherein structuring the advertisingincludes configuring the advertising as objects that include advertising data ;and
c.selectively storing advertising objects at a store established at the receptionsystem.
大致来说，一种在计算机网络提供的交互式服务窗口中呈现广告的方法包括以下步骤：
a. 构建应用程序以使得应用程序可以通过网络呈现在一个或多个显示窗口的第一部分；
b. 以与应用程序兼容的方式构建广告以使得广告可以通过网络与应用程序同时显示在一个或多个显示窗口上，其中广告显示在一个或多个显示窗口的第二部分，构建广告包括将广告配置为包括广告数据信息的广告对象；
c. 选择性地将广告对象存储在一建立在接收系统中的存储区中。
地方法院的审理：存储步骤的执行人是本案的关键
在地方法院审理的过程中，两方争议的焦点在技术特征步骤c上，即，“存储步骤”，地方法院将“步骤c. 选择性地将广告对象存储在一建立在接收系统中的存储区中（以下简称：存储步骤）”解释为“预先获取广告对象并将其存储在接收系统建立的存储区以期与应用程序同时显示”。
BookingHoldings辩称“存储步骤”是用户接收系统在执行，Booking Holdings并没有执行，并且在分离式侵权理论中也不为可归责的当事人。
IBM回应称，尽管“存储步骤”是在用户接收系统发生的，Booking Holdings本身也执行了该步骤，因为Booking Holdings是通过其缓存控制指令来控制执行“存储步骤”的；IBM还称即使将“存储步骤”认为成并不是BookingHoldings执行的，用户接收系统的执行也可归责于Booking Holdings，因为它“控制或引导”了“存储步骤”的执行。
同时，IBM还放弃了对参与或利益测试的抗辩（IBM contended that it need not argue“the participation or benefit test if [Booking Holdings] otherwise control[s]the reception system’s performance.”）。
地方法院认为由于IBM公司没有提出证据证明Booking Holdings确实执行了 “存储步骤”，或“控制或引导”了网络浏览器或手机应用程序执行了“存储步骤”，而判定Booking Holdings不侵权。
CAFC重审：谁是存储步骤的实际执行者或归责当事人？
CAFC对案件进行了重新审理，在审理中，IBM声称地方法院将“存储步骤”解释为“预先获取广告对象并将其存储在接收系统建立的存储区以期与应用程序同时显示”是有误的，IBM认为合适的解释应该为“根据接收系统上的预先设置的存储标准来存储广告对象”，CAFC认为是否正确的解释“存储步骤”本身对侵权判定并不重要，侵权分析针对的是执行“存储步骤”的实体，地方法院和IBM的解释均是在接收系统上存储广告对象，并不影响该案的审理结果。
在CAFC重审阶段，IBM辨称地方法院通过将该案认定是分离式侵权的案子而作出不侵权的判决是有误的，也就是说IBM认为该案不应当被认定为分离式侵权案来审理，并且引入“SiRF Technology, Inc. v. International Trade Commission案 (以下简称：SiRF案)”中建立的观点“当被控侵权人支配执行方法权利要求中的步骤时，就足以让被诉侵权人对执行的步骤负责”为参考。
CAFC认为本案与SiRF案是不同的情况，在SiRF案中被告制造了一个集成在终端用户设备中的一个芯片，该芯片执行了方法权利要求中的所有步骤，用户将系统投入运行后，用户不再参与方法步骤的执行，而本案中无论是地方法院、被诉对象Booking Holdings，还是上诉方IBM对“存储步骤”发生在接收系统上这一观点的认定是一致的，本案关注的焦点在于“存储步骤”的实际执行者或归责当事人。
关于对分离式侵权判定，CAFC引用了在Akamai案所建立的判断逻辑如下：
（A）分离式侵权的发生条件，超过一个行为人参与到步骤中和其他人的行为可归责于单一当事人，使该单一当事人负侵权责任。
（B）其他人的行为可归责于单一当事人的情况：(1) 当事人控制或引导他人行为；(2)多个行为人成立共同行为 (joint enterprise)。
（C） “控制或引导”的两个标准：（1） “代理人测试(agency test)” ，即如果一方行为人通过代理或与另一方签订合同而执行权利要求中的一个或多个步骤，则一方行为人应承担侵权责任；（2） “利益测试 (benefit test)” **，即被告是专利方法的利益获得者并为实施者建立了实施动作的方式或时间点。
本案中，IBM没有主张被告与他人成立共同行为，因此，关注点在于当事人BookingHoldings是否控制或引导用户接收系统执行“存储步骤”，而IBM并没有主张他人是被告的“代理人”，关于“获益测试 (benefit test)”，虽然IBM以引用Travel Sentry, Inc. v. Tropp案来说明Booking Holdings能够从“存储步骤”中获益。
但是鉴于IBM在地方法院明确放弃了主张“获益测试”的论点，CAFC没有认同IBM引用一个案例来支持一个已经放弃的论点，最终CAFC维持地方法院不侵权的判决。
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方法专利的维权及撰写建议
诉讼中需慎言慎行
由此可知，IBM由于不恰当的引入了SiRF案作为先例使得其在诉讼中放弃了关键的论点而失去了优势，分离式侵权虽然是以直接侵权为前提，在Akamai案中也对直接侵权中的“单一实体”的判定做出了扩大化解释，但是扩大化的解释依据于建立的“控制或引导”的两个标准，即“代理人测试”和“获益测试”。
在诉讼中需要足够的证据来支撑这两个标准，关于“代理人测试”，例如原告可以提供合同或其他条款证明被诉方与实施者的代理关系，关于“利益测试”，例如，原告可通过说明书、指南等证明被诉方式专利方法的利益获得者并为实施者建立了实施动作的方式或时间点。
另外原告在诉讼中需慎言慎行，不要轻易断言放弃某些论点，在实际应用中也可能因为原告诉讼中没有主张或放弃其中的论点而导致诉讼失败；同样，在专利授权及确权阶段，也需要慎言慎行，这是实质上又关系到另一个侵权判定原则，即禁止反悔原则（prosecution history estoppel），后续我们也将展开这一话题的讨论。
方法专利的撰写建议
在撰写方法专利时，很多专利律师或代理人仅局限在基于对技术方案的理解，将方法的逻辑描述清楚，或者局限在使用宽泛或上位词汇去总结和概括某些技术特征。
但做到这些是远远不够的，针对多方参与实施技术方案，专利律师或代理人更需要考虑技术方案实际被实施时的场景和参与执行每个步骤的角色，要明确谁是方法中每一步骤的实际执行者或归责当事人，并以此来设计权利要求。当然，这需要专利撰写者对技术进行充分的调研和投入足够多的思考和撰写时间。
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Tips
Taranto法官从另一角度出发对本案发表了不同的意见，如下供大家参考：
不同于CAFC中以Akamai案中建立的准则为参考进行侵权判定，Taranto法官认同IBM的观点，以SiRF案为先例对本案进行侵权判定。
Taranto法官同意SiRF案与本案涉及的事实有所不同，但他认为先例制度实质上就是依据前案判决的合理性来解决涉及到不同事实的后案，虽然本案和SiRF案确有区别，但并不能以此为理由认为本案的判定结果一定与SiRF案的判定结果不同，这只是意味着，在本案中存在SiRF案中未提出的新问题需要被判定，SiRF案对于如何分析本案是很重要的。
SiRF案中建立的侵权判定准则
（A）方法步骤的执行者是人（法律意义上的人，包括公司、合伙人、以及某些确定的实体），而不是设备，只有人而不是设备能够侵犯专利权。
（B）所争论的步骤必须集中于方法权利要求中的步骤，而不是可能对运作实际的操作至关重要但并不属于权利要求中的步骤。
本案中各方均一致的认为“存储步骤”发生在用户接收系统上”，所争议的焦点在于是谁执行了“存储步骤”，正如SiRF案中所阐述的，谁执行了“存储步骤”的问题不依据涉及那哪些设备，而是涉及哪些“人”，而且只涉及属于权利要求中的步骤。
根据IBM的证据，广告是依据Booking Holdings编程的缓存控制指令自动存储在用户接收系统上，即“存储步骤”发生的前提是：
（1）网络浏览器或移动操作系统提供商已经写入并提供给终端用户软件以在接收到执行缓存命令时执行缓存动作；
（2）用户已在设备上启用（或禁止禁用）缓存；
（3）用户可以访问Booking Holdings的网站或移动应用程序。这些前提是第三方的行为，是一些预设步骤，即侵权发生的设置条件，但并不是方法权利要求中的步骤，而是Booking Holdings通过发出缓存指令来执行“存储步骤”。
Taranto法官因此不同意Booking Holdings没有执行“存储步骤”的观点，认为被告是否执行了“存储步骤”存在事实争议，所以地方法院不应该做出不侵权的法律裁定。
* 以上文字仅为促进讨论和交流，不构成法律意见或咨询建议。
