【摘要】如果发明创造还处于研发初级阶段，为了获得更早的申请日，可以选择先提交美国临时申请后通过要求临时申请优先权的方式将临时申请转换为正式申请，这种方式通过确立较早的申请日来保护发明人的发明创造。虽然临时申请在时间上有很大优势，但临时申请隐藏的风险是如果在后正式申请权利要求保护的主题得不到临时申请说明书的支持，会导致专利被无效的结局。

Uniloc USA VS. Sega of America案：

浅议主张临时申请优先权的利与弊

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by

德理达-智能制造团队

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美国临时申请的相关规定

美国专利商标局为专利申请的发明人提供了一种较低成本的申请方式——临时申请。

依据美国专利法第111条b款规定，临时申请是在美国专利商标局提出的国内申请。在临时申请中，不需要正式的权利要求、誓词及声明、相关资料及在先的技术公开。提交的申请文件可以不包括权利要求书，有说明书和必要的附图即可。说明书需满足美国专利法第112条a款的书面描述要求，附图需满足美国专利法第113条。

(b)PROVISIONAL APPLICATION (1) AUTHORIZATION.—A provisional application for patent shall be made or authorized to be made by the inventor ,expect as otherwise provided in this title ,in writing to the Director. Such application shall include — (A) a specification as prescribed by first paragraph of section 112 of this title; and (B) a drawing as prescribed by section 113 of this title. (2) CLAIM .—A claim, as required by the second through fifth paragraphs of section 112, shall not be required in a provisional application.

依据美国专利法第119条e款规定，临时申请为申请人确立了一个优先权，临时申请的优先权期限是12个月，在此期限内只有临时申请的申请人可以提出相同主题的专利申请。需要注意的是，美国临时申请与在后正式申请要求必须有至少一名共同的发明人。

(e)(1) An application for patent field under section 111(a) or section 363 of this title for an invention disclosed in the manner provided by the first paragraph of section 112 of this title in a provisional application field under section 111(b) of this title, by an inventor or inventors named in the provisional application , shall have the same effect, as to such invention, as through field on the date of the provisional application field under section 111(b) of this title, if the application for patent field under section 111(a) or section 363 of this title is field not later than 12 months after the date on which the provisional application was field and if it contains or is amended to contain a specific reference to the provisional application . No application shall be entitled to the benefit of an earlier field provisional application under this subsection unless an amendment containing the specific reference to the earlier field provisional application is submitted at such time during the pendency of the application as required by the Director. The Director may consider the failure to submit such an amendment within that time period as waiver of any benefit under this subsection . The Director may establish procedures, including the payment of a surcharge, to accept an unintentionally delayed submission of an amendment under this subsection during the pendency of the application.

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美国临时申请的好处

1：作为临时申请提交的申请文件可以不包括权利要求书，只是披露发明思想的草稿性说明文件，包括说明书和必要的附图即可。

2：临时申请一般不公开也不进行实质审查。当在后申请的正式专利申请公开时，才将作为在先申请的临时申请公开。

3：临时申请为以后的正式申请建立了较早的申请日。

下面以Uniloc USA 诉 Sega of America 案来说明主张临时申请优先权需注意的问题。

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Uniloc USA诉Sega of America案件概述

Sega of America于2014年在美国专利商标局申请多方复审(Inter-partes Review) 程序，主张Uniloc USA（以下简称：Uniloc）在1993.9.21提交的美国专利US5490216（以下简称：“216专利”）无效。

经过审理，美国专利商标局的专利审理与上诉委员会(以下简称：PTAB) 认为由于216专利的优先权参考文件（PL4842；PL5524）没有披露216专利权利要求1中功能性限定“generating means”的结构。进而判定216专利不能享有两份临时申请的优先权而导致216专利因可预见性（anticipated）和显而易见性 （obvious）而无效。Uniloc不服，于2016年上诉至美国联邦巡回上诉法院（以下简称：CAFC）。

CAFC对案件进行了重新审理，做出维持PTAB的判决。

涉案专利简介

216专利提出了一种“软件登记系统”。

传统软件存储媒体上的安全设施仅仅只是存储在该媒体上的一简单的登记号码，该安全设施至少有两个缺点：

(1)在生产加工时，在任何给定存储媒体上形成的该软件的多个复制件均必须包括一个编程入该存储媒体的特殊而唯一的号码。

(2)一旦在该软件被装在任一给定计算机上后，这种结构即不能防止借助文件传递对该软件进行复制。

216专利通过在本地结合被许可人确切的信息和算法生成了用户本地的唯一ID。算法在许可方的控制下在平台上的远程位置上复制，使用一个相同的算法和用户信息来创建远程ID。如果两个ID相匹配则程序进入使用者模式， 用户可以无限制地访问该程序。如果不匹配则程序进入演示模式，其中程序的某些功能被禁用。

216专利授权的Claim 1原文如下：

1. A registration system for licensing execution of digital data in a use mode, said digital data executable on a platform, said system including

1. local licensee unique ID generating means and remote licensee unique ID generating means,

2. said system further including mode switching means operable on said platform which permits use of said digital data in said use mode on said platform only if a licensee unique ID first generated by said local licensee unique ID generating means has matched a licensee unique ID subsequently generated by said remote licensee unique ID generating means; and

3. wherein said remote licensee unique ID generating means comprises software executed on a platform which includes the [sic] algorithm utilized by said local licensee unique ID generating means to produce said licensee unique ID.

大致来说，一种许可数字数据按一使用者模式执行的登记系统，数字数据可在一工作台上执行，系统包括

1. 系统包括有本地被许可者唯一的ID生成装置和远程被许可者唯一ID生成装置；

2. 系统还包括有可在工作台上操作的模式转换装置，模式转换装置使得只有在由本地被许可者唯一ID生成装置产生的被许可者唯一ID与远程被许可者唯一ID生成装置产生的被许可者唯一 ID相匹配时，才允许数字数据在工作台以使用者模式使用；

3. 远程被许可者唯一 ID生成装置包括在一工作台上执行的软件，其中，软件包括本地被许可者唯一ID生成装置用以产生被许可人唯一ID所使用的算法。

PTAB的审理

在PTAB审理的过程中，争议的焦点在于：

1：Uniloc的 216专利能否享有临时申请的优先权，因为权利要求1中包括功能性限定用语生成装置“generating means” ，PTAB认为生成装置的功能是生成本地或远程被许可者的唯一ID，能实现该功能的结构是“求和算法”。

PTAB认定在216专利中用于生成被许可人唯一ID的“求和算法”在第六实施例中找到。由于本案中的216专利要求两个澳大利亚临时申请（PL4842和PL5524）的优先权并且增加了实现生成装置的结构，而对应该结构的第六实施例没有被包含在澳大利亚的临时申请中，所以PTAB认定216专利不能享有临时申请的优先权。

2：1992.12.15被提交的美国专利US5509070（以下简称：Schull）是否预料到 216专利，PTAB认定216专利的权利要求1-11和17-20被题目为“Method for encouraging purchase of executable and nonexecutable software”的美国专利预料到。

Uniloc辩称

1：Uniloc认为临时申请的图2b的描述披露了一种求和算法。图2b将注册用户的详细信息添加到根据要运行的受保护的软件环境生成的序列号中生成注册号。

2：Uniloc还认为Schull没有预料到216专利，因为Schull没有披露生成装置generating means的结构。

Sega of America引用专家证词

Sega of America认为临时申请的图2b公开的算法对于本领域技术人员而言不能立即辨别。这一说法得到了大量的证据支持，专家认为add一词并不意味着sum，在没有数学加法的情况下，有许多不同的方法可以将字母和数字组合在一起。所以图2b没有明确公开相关的求和算法。

并且Schull在摘要中公开了一种系统，该系统允许用户仅使用有效密码（Passwordable ID）访问软件的高级功能。它描述了一种密码生成算法，该算法通过结合“Program ID”、 “Feature ID”和“Target ID”在本地生成“Passwordable ID”。Schull 还公开了“Passwordable ID” 可以包括两个数字，两个数字构成数字校验(“checksum for the preceding digits”)，使用校验去检测数字中的错误。

专家的证词认为：所有计算校验数字的方法都使用某种形式的加法。使其披露了求和算法。

PTAB也认可专家的证词认为多数校验数字都使用加法。而临时申请仅公开了一个算法就是注册号码是将用户详细信息添加到序列号中生成的，对于本领域技术人员而言，不能立即辨别。

PTAB最终认定216专利无法享有临时申请的优先权，并由于被引证美国专利US5509070的申请日早于216专利的申请日，使得专利US5509070构成了216专利的现有技术，并最终因216专利不具创造性而导致专利无效。

CAFC对此案启动了重新审理

在CAFC审理过程中双方对生成装置这一功能性限定的结构所对应的描述是求和算法这一认定均无异议。

Uniloc辩称

PTAB在优先权分析中用了错误的法律标准。Uniloc认为美国专利法第120条规定临时申请只需满足美国专利法第112条第一段的书面描述要求专利就可以要求临时申请的优先权，但是PTAB不恰当地要求临时申请也要满足美国专利法第112条第六段对功能性限定用语的要求。

Schull所公开的数字校验没有披露产生本地被许可者唯一ID和远程被许可者唯一ID这一功能，因为校验是附加到ID上的，因此不是 ID的一部分。

在本案中，由于Uniloc没有引用任何专家证词或其他基础来进行这种论证。CAFC认定PTAB正确地依据被诉人的专家证词对Schull进行了解读，认为附加在“Passwordable ID”上的校验是该ID 的一部分。Uniloc还辩称，PTAB没有充分重视专家的证词，即可以使用不是加和来执行校验。Uniloc要求CAFC重新评估证据，CAFC没有重新评估证据。

CAFC认为，PTAB使用了适当的确定216专利优先权日期的法定标准，CAFC进一步得出结论，216专利无权要求澳大利亚临时申请的优先权，Schull披露了“generating means”，因此预料到了216专利， 维持了PTAB的无效判决。

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主张临时申请优先权的利与弊

为抢占专利的申请时机，申请人可以通过主张临时申请优先权的方式为发明创造确立较早的申请日。需要注意的是，临时申请提出后，必须在一年内正式向美国专利商标局提交转换请求书，将临时申请转换为正式申请，否则该临时申请将会在12个月后失效。并且在具体操作时需要慎重考虑，因为如果在后正式申请的权利要求保护的主题得不到临时申请说明书的支持，会导致专利被无效的结局。

尤其是权利要求中的技术特征被认定为功能性描述时，主张临时申请的优先权时，必须小心临时申请是否满足美国专利法的书面描述要件。若不满足，可能日后会被认定无法主张优先权，进而专利无效的状况发生。

所以我们必须要有先见之明：

首先，在撰写临时申请的说明书中应列举大量可能的实施例，确保随后正式申请要求保护的主题在临时申请中得到支持。

其次，如果随后正式申请的权利要求可能包括功能性描述时，应披露必要的结构以实现该权利要求限定的所有功能，且当该结构包括实现功能的算法时，应以数学公式、一般性文字描述、流程图等方式体现算法来克服临时申请说明书不能支持正式申请的功能性描述的问题。