【摘要】由于软件专利的技术方案的各个步骤可能由不同端执行，如果在撰写方法权利要求时，没有前瞻性地将可能发生的侵权方、侵权场景、实施过程及举证难度等因素考虑到权利要求的用词用语、表述方式与撰写原则当中，被诉人往往不会被判定直接侵权，进而使得专利权人维权难度增加。本文将结合美国司法实践中的案例探讨这一问题。

Move VS. Real Estate Alliance：

软件专利的方法权利要求撰写对侵权诉讼中维权难度的影响

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by

德理达-智能制造团队

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美国对侵犯专利权的相关规定

直接侵权（direct infringement）

（a）Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.

依据美国专利法第271条（a）款规定，任何人未经授权在美国制造、使用、许诺销售或者销售任何处于专利保护期内的获得专利的发明、或者进口任何处于专利保护期内的获得专利权的发明到美国，都侵犯专利权。

基于对美国专利法第271条（a）款的理解以及美国法院的相关判例的研究，对于方法类专利来说，直接侵权要求一项方法权利要求中的所有步骤由单一实体实施，或者可归咎于单一实体。

间接侵权（indirect infringement）

引诱侵权（induced infringement）

（b）Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.

依据美国专利法第271条（b）款规定，任何人积极引诱侵犯专利权的，应当作为侵权人承担责任。

与直接侵权相比，引诱侵权只有在当事人知道涉案专利，并且知道所引诱之行为构成侵犯专利时，才须承担责任。

帮助侵权（contributory infringement）

（c）Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.

依据美国专利法第271条（c）款规定，任何人将专利机器、制造品、组合物或化合物的组成部分，或者用于实施专利方法的材料或者设备，在美国销售或者许诺销售或者进口到美国，而该等物品构成发明的实质性部分，且当事人知道前述物品系专门制造或者专门改造以用于侵犯该等专利，并不属于常备物品或者适于实质性非侵权用途之商品的，应当作为帮助侵权人而承担责任。

帮助侵权也以当事人知道涉案专利以及他人侵犯专利权为构成要件。

引诱侵权和帮助侵权除了方法权利要求各步骤都要符合之外，还要加上 知道涉案专利存在这一要件。上诉人要额外证明这个要件也是不容易的。所以为了降低这个风险，在撰写方法权利要求时，通常需要思考怎么写方法权利要求才会被解释成所有的步骤都由一端完成，这样主张直接侵权会比较容易。

下面以Move诉 Real Estate Alliance案来说明与网络相关的软件专利的方法权利要求撰写对侵权诉讼中维权难度的影响。

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Move诉Real Estate Alliance案件概述

Move于2007年向地方法院提起诉讼，主张Real Estate Alliance（以下简称：“ REAL”）的美国专利US5032989（以下简称：“989专利”）无效。REAL反诉Move侵犯其专利权。

地方法院作出即决判决，认为Move没有对其网站的用户进行指导或控制；该指导或控制标准是CAFC在2007年判决BMC诉Paymentech案中提出的，并最终在2008年判决Muniauction诉Thomson案时进一步明确了适用标准，我们曾在《Akamai诉Limelight案：多方参与实施的专利在侵权行为认定中的探讨》一文中讨论过该问题。

所以地方法院认为Move的系统没有执行989专利的权利要求1的所有步骤，进而判定Move没有直接侵权。REAL不服，于2011年上诉至美国联邦巡回上诉法院（以下简称：CAFC），仅主张989专利的权利要求1。

CAFC对案件进行了重新审理，CAFC撤销了上诉并发回重审，CAFC确认了地方法院没有直接侵权的判决。但是，CAFC认为，即使没有直接侵权，还是应该要判断是否构成引诱侵权。

涉案专利简介

989专利提出了一种“用计算机定位可用房产的方法”。

989专利的定位方法，可使用位于远程站点的数据库定位待售、待出租的可用房产。用户使用鼠标等指向设备在屏幕显示的地图上指定边界，从而在该区域内选择一个内部区域。然后将其放大并在放大区域内选择第二个区域。然后，将第二个区域与可用房产数据库相互对照，这些可用房产的大致位置将在屏幕上以图形方式显示。然后可以以文本形式获得关于可用房产的信息。

989专利授权的Claim 1原文如下：

1. A method using a computer for locating available real estate properties comprising the steps of:

1. creating a database of the available real estate properties;

2. displaying a map of a desired geographic area;

3. seleccting a first area having boundaries within the geographic area;

4. zooming in on the first area of the displayed map to about the boundaries of the first area to display a higher level of detail than the displayed map;

5. displaying the first zoomed area;

6. selecting a second area having boundaries within the first zoomed area;

7. displaying the second area and a plurality of points within the second area, each point representing the appropriate geographic location of an available real estate property; and

8. identifying available real estate properties within the database which are located within the second area.

大致来说，一种使用计算机定位可用房产的方法：

1. 创建一个可用房产的数据库；

2. 显示一个所需地理区域的地图；

3. 在地理区域中选择一个具有边界的区域；

4. 通过将地图的第一区域放大到第一区域的边界附近来显示一个比地图更高层次的细节；

5. 显示第一个放大区域；

6. 选择在第一放大区域内有边界的第二区域；

7. 显示第二区域和第二区域内一系列的点，每个点代表一个可用房产的合适的地理位置;

8. 识别位于第二区域的数据库中的可用房产。

地方法院的审理

Move运营和维护多个互动网站，互动网站允许用户通过地图和邮政编码搜索可用的房产。

在地方法院审理的过程中，争议的焦点在于：

Move网站的地图搜索和邮政编码搜索功能是否构成直接侵权，即两种功能是否执行权利要求1中的（c）和（f）两个步骤。

REAl辩称Move网站的地图搜索和邮政编码搜索功能侵犯了989专利的定位可用房产的方法，以上两种功能执行了权利要求1中的（c）和（f）两个步骤。

Move则辩称Move的计算机系统没有seleccting，当用户单击特定的区域时，计算机只检索与用户选择相关的地图。

地方法院认定Move网站的“地图搜索”和“邮政编码搜索”功能不构成直接侵权，即它们没有执行权利要求1中（c）和（f）两个 selecting步骤。

地方法院认为Move的系统不符合seleccting的要求。因为用户首先通过输入邮政编码或单击城市或社区的名称来选择已经有边界的区域，但是随后计算机仅仅更新显示变量来反映用户选择的区域。换句话说，在Move的系统中，是用户不是电脑去选择搜索哪个确定的区域，并且所选的区域有边界，但是之后计算机仅仅显示相应的地图。

同时地方法院判定Move的系统不应对共同侵权负责，因为Move没有对可能执行选择步骤的用户施加指导或控制。

REAl不服地方法院作出的判决上诉至CAFC。

CAFC对此案启动了重新审理

在CAFC审理过程中

REAl称Move的用户并不知道这些边界的精确位置，也不知道这些边界是如何在Move的计算机系统中表示、存储、编码和处理的，用户只需指定一个要显示的区域，然后计算机进行seleccting。

Move辩称，在989专利权利要求1的（c）和（f）两个选择步骤中，用户或计算机都可进行选择有边界的区域，而Move的计算机从不seleccting。当用户单击特定的区域时，Move的计算机只检索与用户选择相关的地图。

CAFC撤销了上诉并发回重审。CAFC认为Move网站没有执行989专利权利要求1的步骤（c）和（f），基于第271条（a）款的规定同意地方法院的判决，认为Move没有直接侵权。但是，联邦巡回上诉法院认为，即使没有直接侵权，还是应该要判断是否构成引诱侵权 （induce infringement）。

这是因为联邦巡回上诉法院在Akamai案中，确立了分离式侵权责任认定原则：引诱侵权不以直接侵权为要件。自从Akamai案之后，可能有人会觉得网络专利不需要是由同一个实体执行只要所有的步骤都有被执行就可以。但引诱侵权除了各步骤都符合之外，还要加上 “当事人知道涉案专利”跟 “所引诱之行为构成侵犯专利” 两个要件。原告要额外证明这两个要件，也是不容易的。

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如何撰写软件专利的方法权利要求能降低侵权诉讼中的维权难度

在实际应用中，与网络相关的软件专利的一个完整技术方案往往会牵涉多个实施主体，如果侵权诉讼时同时起诉这些实施主体，则责任难以分清。

所以，为了降低侵权诉讼中的维权难度，在撰写专利的过程中，需要分别从不同角度采用单边权利要求撰写原则将完整的技术方案分开撰写，这样才能够使专利权人选择侵权者时处于非常主动和便利的位置。并且在撰写方法权利要求时，通常需要思考什么用词用语来撰写方法权利要求才会被解释成所有的步骤都由一端完成，这样在维权时主张直接侵权会比较容易，可以降低日后专利权人的维权难度。

同时在撰写软件专利的方法权利要求时，需要前瞻性地将可能发生的侵权方、侵权场景、实施过程及举证难度等因素考虑在内，这样会大大降低日后专利权人的维权难度。

以989专利权利要求1 中的（c） 步骤为例，设想一下，如果将（c） selecting a first area having boundaries within the geographic area;改成（c） receiving a selection of a first area having boundaries within the geographic area;则可能不会因Move的系统没有执行selecting步骤而不能使Move被判定直接侵权。

所以与网络相关的软件专利方法权利要求的用词用语、表述方式和撰写原则等方面的因素将会直接影响侵权诉讼中的维权难度。