【摘要】本文藉由一发明专利无效及后续行政诉讼案例，通过专利复审委员会和法院对专利法第26条第4款中关于权利要求书应当以说明书为依据的释义出发，探讨在实务中，把握权利要求书以说明书为依据的判断基准，以指导专利文本的撰写。

讯强电子 VS. 传感电子：权利要求书以说明书为依据

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by

德理达-智能制造团队

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前言

2008版《专利法》第26条第4款规定：权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

《专利审查指南2010》第二部分第二章中关于“以说明书为依据”的相关解释：

权利要求书应当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书的支持。权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围。

权利要求通常由说明书记载的一个或者多个实施方式或实施例概括而成。权利要求的概括应当不超出说明书公开的范围。

在判断权利要求是否得到说明书的支持时，应当考虑说明书的全部内容，而不是仅限于具体实施方式部分的内容。如果说明书的其他部分也记载了有关具体实施方式或实施例的内容，从说明书的全部内容来看，能说明权利要求的概括是适当的，则应当认为权利要求得到了说明书的支持。

本文以讯强电子VS传感电子案例来说明“权利要求书应当以说明书为依据”在专利权有效性判断中的应用。

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讯强电子 VS. 传感电子案情概述

背景

无效宣告请求人宁波讯强电子科技有限公司于2010年04月27日针对传感电子有限责任公司所有的“具有低矫顽磁力特性的偏磁元件的磁力式电子货品监视用标识器”的发明专利CN 101895635B（以下简称为涉案专利）向专利复审委员会提出了无效宣告请求，其无效理由包括本专利权利要求1-47不符合专利法第26条第4款的规定，请求宣告涉案专利权全部无效。

涉案专利简介

涉案专利提出了一种“具有低矫顽磁力特性的偏磁元件的磁力式电子货品监视用标识器”。

涉案专利的权利要求书共包括47项权利要求，其中，权利要求1、4、9、14、20、25、30、37为独立权利要求。

以涉案专利的独立权利要求1为例：

专利复审委员会的无效宣告请求审查

关于权利要求1-47是否符合专利法第26条第4款的规定

以权利要求1为例，合议组认为：

首先，根据涉案专利说明书背景技术的记载，所要解决的技术问题或要得到的技术效果是获得在常规操作期间不被意外退活化、同时退活化磁场小于利用Hc≥60 Oe的偏磁元件的常规标识器的标识器，而不只是单独地要去解决现有技术中使用到的某种偏磁元件材料的DC饱和磁场过高（≥450 Oe）或实现95%退磁化需要的AC退磁化磁场过大（约为200 Oe）的问题。

其次，涉案专利说明书中以MagnaDur 20-4（第一实施例）和Vacozet（第三实施例）为偏磁元件的实施例中均存在偏磁材料特性与标识器特性相矛盾的描述，使得本领域技术人员无法确信这两个实施例能够解决本发明所要解决的技术问题和获得预期的技术效果，因此，这两个实施例不属于说明书中充分公开的内容，不能作为认定权利要求书是否以说明书为依据的基础。

涉案专利说明书中仅充分公开了以Metglas SB1（第二实施例）制作标识器中偏磁元件的技术方案，其中SB1材料是矫顽力Hc约为19 Oe的半硬化材料，当其与2628CoA合金材料一起形成标识器时，标识器在环境磁场不超过15 Oe时共振频率基本不变，同时标识器在约20-25 Oe的AC退活化磁场区间内具有超过100Hz/Oe的共振频率漂移梯度。

然而，涉案专利权利要求1中的特征“所述标识器有随退活化磁场变化的共振频率漂移特性，漂移梯度大于100Hz/Oe”使得该权利要求1的保护范围覆盖了所有共振频率随退活化磁场变化的漂移梯度大于100Hz/Oe的标识器，其中包括例如以软磁材料制作标识器的偏磁元件的技术方案，以及利用Hc大于60 Oe且具有使标识器的共振频率随退活化磁场变化的漂移梯度大于100Hz/Oe的退磁特性的半硬化材料制作标识器的偏磁元件的技术方案。

涉案专利说明书中仅充分公开了一个以半硬化材料制作偏磁元件的技术方案，本领域技术人员基于本专利申请日之前的知识，无法预测利用软磁材料制作标识器的偏磁元件也能够确保标识器在暴露于常规操作期间可能出现的低水平磁场中时不会意外退活化，从而解决本发明所要解决的技术问题并获取预期的技术效果。

此外，对于以Hc大于60 Oe且具有使标识器共振频率随退活化磁场变化的漂移梯度大于100Hz/Oe的退磁特性的半硬化材料制作标识器的偏磁元件的技术方案，尽管可能使标识器获得大于100Hz/Oe的共振频率漂移梯度，但其不能使标识器的退活化磁场低于采用Hc≥60 Oe的偏磁元件的常规标识器，即，解决不了本发明所要解决的降低退活化磁场技术问题。

由此可见，该权利要求1限定的技术方案中不仅包含了专利权人推测、效果难以确定的内容，而且还覆盖了不能解决本发明所要解决的技术问题且难以达到预期技术效果的实施方式，因此，该权利要求1得不到说明书的支持，不符合专利法第26条第4款的规定。

专利复审委员经审理后作出审查决定：宣告权利要求1-3、4、6、7、9-12、14-18、20-24、25-26、29、30、34、35、37-42、44、46-47因得不到说明书的支持、不符合专利法第26条第4款的规定而无效。

法院的审理

专利权人对《无效宣告请求审查决定书》中的决定不服，向人民法院提起行政诉讼，历经北京市第一中级人民法院、北京市高级人民法院、以及最高人民法院审理。

一审法院经审理，维持无效宣告请求审查决定。

二审法院经审理，维持一审判决。

最高人民法院经审理，关于涉案专利权利要求1-47是否符合专利法第26条第4款的规定，认为本案争议焦点为：

（一）在认定涉案专利权利要求是否以说明书为依据时，如何理解涉案专利所要解决的技术问题？

（二）涉案专利说明书中记载的第一实施例、第三实施例是否充分公开，对认定涉案专利权利要求是否以说明书为依据有何影响？

（三）涉案专利权利要求是否以说明书为依据？

关于（一），根据专利法第二十六条第四款的规定并参照上述审查指南的规定，权利要求限定的保护范围应当与说明书充分公开的技术内容和涉案专利作出的技术贡献程度相适应。

如果权利要求限定的保护范围过于宽泛，包括了无法解决涉案专利所要解决的技术问题，实现涉案专利所要实现的技术效果的技术方案，并且本领域技术人员根据说明书充分公开的内容以及现有技术的整体状况，仍然无法合理确定、排除该技术方案的，应当认定该权利要求未能“以说明书为依据”，不符合专利法第二十六条第四款的规定。

因此，正确认定涉案专利所要解决的技术问题和所要实现的技术效果，对于认定涉案专利权利要求1-47是否以说明书为依据具有重要意义。

综合考虑说明书中有关背景技术、发明目的、有益效果、具体实施方式等内容，认可无效宣告请求审查决定中对涉案专利解决的技术问题的认定。

关于（二），认可无效宣告请求审查决定中对第一实施例和第三实施例是否属于说明书中充分公开的内容的认定：涉案专利说明书中记载的有关第一实施例、第三实施例的技术内容未能充分公开，不能作为认定权利要求1-47是否“以说明书为依据”的基础。

关于（三），涉案专利说明书中记载的三个实施例中，仅有第二实施例充分公开，故本院主要根据说明书中记载的第二实施例，以及说明书中记载的其他有关内容，对权利要求1-47是否以说明书为依据进行认定。

最终，最高人民法院作出了终审判决：权利要求1-3、4、6、7、9-12、14-18、20-24、25-26、29、30、34、35、37-42、44、46-47的保护范围明显超出了涉案专利说明书充分公开的程度和涉案专利的技术贡献程度，未能以说明书为依据。《无效宣告请求审查决定书》关于上述权利要求不符合专利法第26条第4款规定的认定正确。

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“权利要求书以说明书为依据”的判断在专利撰写中的启示

从最高人民法院针对涉案专利的判决书来看，在认定权利要求书中的各项权利要求是否以说明书为依据的过程中，需要判断每一项权利要求的概括是否适当。

对于权利要求概括得是否适当，一般的判断基准为：

首先，要根据说明书记载的内容（包括但不限于背景技术、发明目的、有益效果、具体实施方式、说明书附图等内容）来确定本发明所要解决的技术问题或要实现的技术效果，这是后续认定的关键。

其次，以说明书中充分公开的实施方式或实施例的内容，对权利要求是否以说明书为依据进行认定。如果权利要求的概括包含申请人推测的内容，而其效果又难于预先确定和评价，应当认为这种概括超出了说明书公开的范围。如果权利要求的概括使所属技术领域的技术人员有理由怀疑这种概括所包括的某一种技术手段或技术方案不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则应当认为该权利要求没有得到说明书的支持。

权利要求书应当以说明书为依据，即，权利要求应当得到说明书的支持，表明了权利要求与说明书之间的关系。说明书是对发明或者实用新型内容的详细描述，权利要求是在说明书记载内容的基础上，用构成发明或者实用新型技术方案的技术特征来限定专利申请或专利权的保护范围。

结合到实务中，在专利申请的撰写时：

一方面，说明书应充分公开，例如，要记载本发明所要解决的技术问题或要实现的技术效果，基于所要解决的技术问题或要实现的技术效果公开相应的若干个实施方式或实施例（包括实施方式或实施例的等同替代方式或明显变型），且确保各个实施方式或实施例能达到清楚、完整的说明以所属技术领域的技术人员能够实现的要求。

另一方面，权利要求的概括应当适当，能得到说明书的支持。

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