【摘要】在专利侵权判定时，是否适用捐献原则首先应明确的是说明书披露的程度，是属于一般性披露还是特定性披露；其次，还应当综合考虑被诉技术方案在功能、效果上是否属于常规的手段替换，是否存在技术方案的改进。

PSC VS. Foxconn案：捐献原则适用性的探讨

专利侵权诉讼中，侵权判定的首要任务是明确专利权的保护范围。只有在明确专利所划定的保护界限的前提下，才能进行侵权特征比对等进一步动作，进而判定侵权行为是否存在。那么，专利权的保护范围如何确定？

专利法第五十九条第一款：

    发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。

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等同原则

针对上述法条，在司法实践中，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条第二款规定：被诉侵权技术方案包含与要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围。

也就是说，专利权的保护范围应当以权利要求记载的全部技术特征所确定的范围为准，也包括与该技术特征相等同的特征所确定的范围。

其中，等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。

即，专利侵权判定中的等同原则。

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禁止反悔原则

此外，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条规定：

专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。

即，专利侵权判定中的禁止反悔原则。

其中，禁止反悔原则一定程度上是对等同原则的限制。简单来说，若在专利审查过程中申请人放弃了某一特征所对应的一具体实施方式，则在专利侵权抗辩时，所放弃的实施方式不得再次作为所述特征的等同特征，进而不能应用等同原则判定侵权。

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捐献原则

经过多年的审判实践，为了避免申请人在专利申请阶段采用保护范围较窄的权利要求并在说明书中对其进行扩张性描述，而在专利侵权阶段，又基于等同原则主张说明书所扩张部分属于等同特征，从而扩大专利权保护范围此种情况的发生，以及出于平衡专利权人与社会公众之间利益的目的，捐献原则应运而生，同样地，捐献原则在一定程度上也是对等同原则的限制。

捐献原则——美国

捐献原则最早源于美国Miller vs Brass案，起因是专利权人在说明书中公开了一种装置（灯）的两种结构，但在权利要求中只请求保护一种结构，后续专利权人发现未在权利要求中请求保护的另一种结构更好，于是想通过再颁发程序保护这种结构，但是被美国联邦最高法院驳回。

法院指出“如果要求保护某一种装置，但对于从专利表面来看非常明显的其他装置没有要求保护，从法律上看，没有要求保护的就捐献给了公众”。

此后，捐献原则在美国经过多个案件的实践，在Johnson & Johnston Assocs. Vs R.E. Serv案中确立了其适用的基本模式，在PSC Computer Prods. vs Foxconn案中明确规定了捐献原则的适用标准。

本文将基于PSC案以及我国涉及捐献原则的两个案例来探讨捐献原则的适用性。

PSC vs Foxconn案件概述

PSC COMPUTER PRODUCTS（以下简称：PSC）公司在美国加利福尼亚中部地区法院（以下简称：地区法院）起诉FOXCONN INTERNATIONAL和Hon Hai Precision Industry（以下简称：FOXCONN）公司侵犯其美国专利US 6061239（以下简称：涉案专利）的专利权。

涉案专利涉及一种凸轮式保持夹，所述保持夹有一个细长带（40）。双方争议焦点在于：权利要求1中，所述细长带被限定为金属部件；FOXCONN被诉侵权产品的细长带为塑料部件，此种情况是否构成侵权？

PSC认为，尽管权利要求中限定的是金属部件，使得FOXCONN不构成字面侵权，但是基于等同原则，FOXCONN侵权。

FOXCONN则认为，PSC在说明书中已将塑料部件的技术方案捐献给了公众，因而基于捐献原则，FOXCONN不侵权。

由此可见，争辩焦点转化为侵权判定时适用等同原则还是捐献原则？

地区法院认为，说明书中描述了“the elongated strap 40 is made of a resilient metal such as stainless steel although other resilient materials may be suitable for the strap”以及“Other prior art devices use molded plastic and/or metal parts that must be cast or forged which again are more expensive metal forming operations”，根据上述记载，公众能够知道其他材料包括塑料可以用于制造相应零部件，且发明人宣称金属设计是对现有技术的改进。

鉴于此，地区法院认为塑料部件的技术方案未在权利要求中请求保护但同时在说明书中已记载，因而不适于等同原则，并基于捐献原则，判定FOXCONN不侵权。

PSC不服并提起上诉，辩称其关于塑料部件的披露既不清楚也不明确，仅是顺带提出的，不应构成对公众的捐献。但上诉法院并未认可。上诉法院经审理同意地区法院的判决，判定基于捐献原则，FOXCONN不侵权。

那么，披露到何种程度才属于捐献？

上诉法院认为：if one of ordinary skill in the art can understand the unclaimed disclosed teaching upon reading the written description, the alternative matter disclosed has been dedicated to the public.

This “disclosure-dedication” rule does not mean that any generic reference in a written specification necessarily dedicates all members of that particular genus to the public.  The disclosure must be of such specificity that one of ordinary skill in the art could identify the subject matter that had been disclosed and not claimed.

很显然，本案中，权利要求中记载的特征使公众明白金属部件会侵权，说明书中披露的内容使公众明白在现有技术中塑料可以替代金属。基于此，塑料的使用并不会造成侵权的发生，塑料技术方案被捐献给公众。

在此，如果说明书中仅记载了“although other resilient materials may be suitable for the strap”，这属于一般性披露，并不会将金属以外的所有弹性材料捐献给公众。但是说明书中记载的“Other prior art devices use molded plastic and/or metal parts”，这属于特定性披露，可以认为说明书中清楚具体地记载了塑料部件，使得塑料部件的替代使用被捐献给了公众。

捐献原则——中国

随着中国专利申请和诉讼的增多，我国在2010年引入了捐献原则。

《最高人民法院关于审理侵权专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第5条规定：

    对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵权专利纠纷案件中将其纳入专利权保护范围内，人民法院不予支持。

即，对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件不得主张等同原则将其纳入专利权保护范围。

以下为涉及捐献原则的两个案例。

适用捐献原则的案例

陈顺弟与乐雪儿公司关于“布塑热水带的加工方法”一案中，说明书明确描述了步骤10和11可以调换，但未体现在权利要求中，且将步骤调换后产生了新的技术效果，因此调换后的步骤被视为捐献。

不适用捐献原则的案例

程恩广与汇富公司关于“一种滑板车折叠机构”一案中，说明书记载了“轴接”和“轴承连接”的连接方式，但权利要求中仅记载了“轴承连接”的方式，但法院认为，轴接与轴承连接在手段、功能和效果上均无明显区别，对本领域技术人员而言是常规的替换手段，因而不适用捐献原则。

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捐献原则的适用性

基于上述案例可以看出，在专利侵权判定时，是否适用捐献原则首先应明确的是说明书披露的程度，明确披露是属于一般性披露还是特定性披露。

也就是说，若本领域普通技术人员通过阅读说明书能够理解未被主张权利的披露事项，则所述披露事项被捐献给了公众。

但是，这并不表示任何书面说明中的类指都捐献了其所有的下位概念，披露必须足够具体，以达到使本领域普通技术人员能够明确已披露但未主张的事项为准。

其次，是否适用捐献原则还应当综合考虑被诉技术方案在功能、效果上是否属于常规的手段替换，是否存在技术方案的改进，而不能仅仅从字面上进行区分。

当然，基于捐献原则，避免有用的实施方式被捐献也成为专利撰写中需要考虑的一个问题。

在实际操作中，申请人可以基于检索、权利要求上位概括或功能性概括、从权布局以及分案等方式来防止有用的实施方式被捐献。

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