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Design Patent 外观设计专利

不同于发明/实用新型专利，外观设计专利的目的是保护工业产品能够引起视觉上美感（美国外观设计中是指具有装饰性）的设计方案。但对于产品而言，要满足一定的需求就不可避免地具备一定的功能，由此，外观设计也就包括功能性设计和装饰性设计。

然，外观设计专利保护的是装饰性而非功能性的设计。

中国专利法第2条：外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

美国专利法第171条：对制造品的新颖、独创和装饰性的外观设计，均可按照本编所规定的条件和要求取得对于该项外观设计的专利权。

调查研究显示，在大多数外观设计专利的侵权诉讼中，争论点往往聚焦在外观设计专利是否有效，即外观设计专利是装饰性设计还是功能性设计这一问题上。

本文所讨论的Ethicon诉Covidien侵权的外观设计专利，也同样涉及到功能性设计判定问题。

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案情概述

Ethicon Endo-Surgery，Inc和Ethicon Endo-Surgery，LLC（下文统称Ethicon）在美国俄亥俄州南部地区法院（下文简称：地区法院）诉Covidien，Inc和Covidien LP（下文统称Covidien）侵犯其与超声外科手术器械相关的外观设计专利的专利权，包括, US D661801（以下简称：‘801专利）,US D661802（以下简称：‘802专利）,US D661803（以下简称：‘803专利）以及US D661804（以下简称：‘804专利），其中：

’801专利的设计要点在于倒U型扳机。’802专利的设计要点在于U型扳机以及在U型扳机前上方的圆形有凹槽的旋转钮。’803专利的设计要点在于U型扳机以及位于U型扳机上方的半圆形启动按钮。’804专利的设计要点在于U型扳机、圆形有凹槽的旋转钮以及半圆形启动按钮。

如图所示，应注意，在美国外观设计专利中，虚线表明“未主张”的部分。

经审理，地区法院认为，上述外观设计专利（以下简称：涉案专利）因属于功能性设计而无效，故而Covidien不侵权。

Ethicon不服并提起了上诉，联邦巡回法院（下文简称：巡回法院）翻转了地区法院的无效判决，认为涉案专利属于装饰性设计，是有效的；此外，巡回法院认为涉案专利与诉讼产品在装饰性设计方面明显不同，故而Covidien不侵权。

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引用判例中关于功能性设计的判定标准

本案在审理过程中，地区法院和巡回法院引用了多个判例。

L.A. Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co.

判断是否为功能性设计的一个重要考虑因素为是否有可替代的其他解决方案。也就是说，如果实现某个功能的实施方式有多种，且每种实施方式使产品表现出不同的视觉效果，该设计更有可能属于装饰性设计。（when there are several ways to achieve the function of an article of manufacture, the design of the article is more likely to serve a primarily ornamental purpose.）

PHG Technologies v. St. John Companies (quoting Berry Sterling, 122 F.3d at 1456)

在存在替代性外观设计但不能确定无效的情况下，还需依据下述要素对替代性外观设计进行适当判定，即PHG判断要素：

whether the protected design represents the best design; whether alternative designs would adversely affect the utility of the specified article; whether there are any concomitant utility patents; whether the advertising touts particular features of the design as having specific utility; and whether there are any elements in the design or an overall appearance clearly not dictated by function.

Best Lock Corp. v. Ilco Unican Corp.

判断是否为功能性设计时，需确认外观设计是否为一个必然匹配的设计。如果有且仅有该外观设计能够执行预定功能，即没有可替代的设计能够执行预定功能，则认为该外观设计是以功能为目的而设计的，属于功能性设计。

Hupp v. Siroflex of Am., Inc.,

在确定外观设计专利是否是功能性设计时，“the function of the article itself must not be confused with ‘functionality’ of the design of the article.”也就是说，与设计的功能性有关的是物品的功能性，不能用物品的功能性来否定设计的装饰性。

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引用判例中关于侵权判定的依据

Richardson v. Stanley Works, Inc.

在侵权判定中，首先是要确定外观设计专利的保护范围，外观设计专利的保护范围由装饰性特征决定。

例如在本案中，工具的布局是由其功能限定的，但不属于外观设计的保护范围；工具的各组成部分的具体形状是装饰性设计的部分，属于外观设计的保护范围。

Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.

在确定了外观设计专利的保护范围的基础上，本案采用“普通观察者测试法”进行侵权判定，即，如果在普通观察者眼中两个设计实质上是相同或相似的，以至于欺骗了观察者，诱使其认为是前一专利设计而购买了后一设计，则后一设计侵犯了前一专利设计的专利权。

另外，在外观设计专利侵权判定中，还可采用“新颖点测试法”，本案暂不涉及。

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争论焦点——功能性设计or装饰性设计

本案在审理过程中，地区法院参照Best Lock Corp. v. Ilco Unican Corp. 判例，认为涉案专利请求保护的是扳机、旋转钮以及启动按钮的一般性设计概念，而上述设计是为满足外科医生操作所做的，是一种必然匹配的功能性设计。

对此，巡回法院并不认同，巡回法院认为地区法院的观点过于抽象（the district court’s functionality inquiry used too high of a level of abstraction.），涉案专利仅涵盖图中显示的特定装饰性特征，而不是一般性概念。

针对地区法院提出的“必然匹配的功能性设计“这一观点，Ethicon提出了证据，用来争辩涉案专利在具有相同或相似功能的前提下具有可替代性设计，但地区法院认为Ethicon提出的替代性设计“work well but look different”，即没有合适的可替代性设计。另外，地区法院还参照PHG Technologies v. St. John Companies判例，认为涉案专利是最佳的符合人体工学的设计，也有对应发明专利以及相应的广告，这样看来，涉案专利确实是为功能目的的设计。

对此，巡回法院并不认同。巡回法院参照Hupp v. Siroflex of Am., Inc.,判例以及Richardson v. Stanley Works, Inc. 的审理过程提出，针对功能性设计，it is relevant whether functional considerations demand only this particular design or whether other designs could be used, such that the choice of design is made for primarily aesthetic, non-functional purposes，巡回法院认为涉案专利虽然包含有一定的功能性特征，但其具体部件（扳机、旋转钮、启动按钮）是可以变化的，因而属于装饰性设计。

最终，巡回法院判定涉案专利要求保护的是装饰性设计，因而是有效的。

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侵权判定

在涉案专利有效的前提下，判定诉讼产品是否侵权包括以下两个步骤：

1. 确定涉案专利的保护范围：涉案专利的保护范围是各部件的装饰性设计；

2. 采用普通观察者测试法进行侵权判定：如图所示，涉案专利与诉讼产品在设计（扳机、旋转钮、启动按钮）上明显不同，因而，诉讼产品不侵权。

* 以上文字仅为促进讨论和交流，不构成法律意见或咨询建议。