浅谈专利法第33条中对专利申请文件修改的规定

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德理达-智能制造团队

《专利法》第三十三条规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。

根据《专利审查指南》第二部分第5.2.1.1节中指出原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。

《专利法》第三十三条中对修改的内容与范围是以原始文件记载的范围为限定，但是原始文件记载的范围究竟有多大，需要客观的去确定，这个确定过程也就是《专利审查指南》中所说的“直接地、毫无疑义地”判断过程。

以下结合审查实践中的典型案例来探寻如何依据原申请明确记载的信息“直接地、毫无疑义地”确定专利法第三十三条规定的“原说明书和权利要求书记载的范围”。

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案例解析

涉案专利（CN101819806A）涉及一种信息处理装置、信息处理方法和程序，申请人为索尼公司。在实质审查阶段，国知局原审查部门以权利要求1相比于对比文件1（EP1784011A1）和本领域公知常识结合不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性为理由，驳回了涉案专利的申请，申请人不服驳回决定，于2012年08月07日向专利复审委员会提出复审请求。

令人意想不到的是，虽然原审查部门对复审请求做了前置审查并坚持原驳回决定，但随后，在专利复审委成立合议组对案件进行审理中以复审请求人修改后的技术方案超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定为依据做出了维持国知局对本申请做出的驳回决定。

涉案专利的复审过程

涉案专利驳回决定所针对的权利要求1如下：

1.一种信息处理装置，包括：

存储单元，其存储内容数据；

移动指令单元，其根据用户操作提供移动所述存储单元中所存储的内容数据的移动指令；

检测单元，其根据由所述移动指令单元提供的内容数据的移动指令来检测所述内容数据的特性信息；

基本区间设置单元，其基于所述特性信息的检测点向所述内容数据设置一个或两个或更多的基本区间；以及

数据生成单元，其生成由所述基本区间设置单元设置的所述一个或两个或更多的基本区间中的多个组成的用于移动的内容数据；

其中，基本区间设置单元将特性信息的检测点设置为基本区间的开始点，并且将从所述特性信息的检测点经过预定时间的点设置为基本区间的结束点。

在复审请求人提出复审请求时，对权利要求1做了修改，但此次修改并未引入专利法第三十三条的问题，原审查部门在前置审查中依然以不符合专利法第二十二条第三款为由坚持原驳回决定。

在复审委组成的合议组也认为不符合专利法第二十二条第三款而发出复审通知书后，复审请求人又做出了二次修改并提交了意见陈述书，最终修改后的权利要求1的如下：

1.一种信息处理装置，其包括：

存储单元，其存储内容数据；

移动指令单元，其根据用户操作提供移动所述存储单元中所存储的内容数据的移动指令；

检测单元，其根据由所述移动指令单元提供的内容数据的移动指令来检测所述内容数据的特性信息；

基本区间设置单元，其基于所述特性信息的检测点向所述内容数据设置一个或两个或更多的基本区间；以及

数据生成单元，其生成由所述基本区间设置单元设置的所述一个或两个或更多的基本区间中的多个组成的用于移动的内容数据，其中，在基本区间的选择是时间限定的情况下，根据内容数据的总时间来生成用于移动的内容数据，且在基本区间的选择是容量限定的情况下，根据在移动目的地处的存储介质的总容量来生成用于移动的内容数据；

其中，基本区间设置单元通过向特性信息的检测点加上正/负时间偏移来获得所述开始点，以及将从所述特性信息的检测点经过预定时间的点设置为基本区间的结束点。

合议组认为权利要求1增加的技术特征“在基本区间的选择是时间限定的情况下，根据内容数据的总时间来生成用于移动的内容数据，且在基本区间的选择是容量限定的情况下，根据在移动目的地处的存储介质的总容量来生成用于移动的内容数据”超出了原说明书和权利要求书记载的范围，原说明书和权利要求书记载如下：

合议组认为根据上述内容仅记载了一种基于基本区间是时间受限还是容量受限而生成移动的内容数据的技术方案，但上述修改并未涉及为了实现基于基本区间是时间受限还是容量受限而生成移动的内容数据时采用的具体技术手段。

但复审请求人认为修改后的权利要求1的上述技术特征与下图所示高亮部分内容的语言几乎完全相同，因此上述修改是能够直接从说明书的记载中直接地确定的，是不超范围的，虽然复审委认为另一段内容也讲述了如何具体实现上述内容，但是修改时也可以根据说明书中的这一段或那一段来进行修改，只要修改的基础能够直接或毫无疑义地从说明书中的这一段或那一段中得出。

对于复审请求人的这种观点，合议组认为原说明书仅是记载一种基于基本区间是时间受限还是容量受限而生成移动的内容数据的技术方案，也即是说，基于基本区间是时间受限生成移动的内容数据和基于容量受限而生成移动的内容数据是技术方案中两个择其一的步骤，且技术方案的技术手段之间也是相互关联且具有特定的先后顺序，而复审请求人的上述修改是将同一技术方案中的互相关联的技术特征割裂开来从中抽取部分技术特征形成一个新的技术方案，且新的技术方案并未在原始文件中有明确记载，因此不符合专利法第三十三条的规定。

另外，对于权利要求1修改后的技术特征“基本区间设置单元通过向特性信息的检测点加上正/负时间偏移来获得所述开始点，以及将从所述特性信息的检测点经过预定时间的点设置为基本区间的结束点”，合议组引用原说明书和权利要求书记载如下：

认为本领域技术人员根据上述内容仅能直接地、毫无疑义地确定：“将特性信息的检测点设置为基本区间的开始点，以及将从特性信息的检测点经过预定时间的点设置为基本区间的结束点”的方式与“通过向检测时间点加上正/负时间偏移来获得所述开始点”的方式是设置基本区间时采用的两种只能选择其一的并列技术方案。而上述修改限定了同时采用两种方式进行基本区间的设置，因此上述修改也超出了原说明书和权利要求书记载的范围。

思考

技术特征之间的关联性，在将原始申请文件中同一或不同技术方案的技术特征重新组合形成新的技术方案的修改方式中是需要被着重考虑的。

如果原始申请文件中已经明确提到了某些特征之间只能以某种特定的方式组合才能解决其技术问题，则需要将这些相互关联的特征及其特定的组合方式作为一个整体来看待，不能将其割裂、抽离、组合形成新的技术方案，例如案件中的将仅能择其一的两个技术特征进行合并形成新的方案，将会超出了原始申请文件的范围。但如果原始申请文件中两个技术特征给出了可以组合的意思，那么这种修改就可以被允许。

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小结

在依据专利法第三十三条对权利要求进行修改时，不能只注重修改内容部分的原始记载，而忽略发明人想要表达的真实意思，如果将原文记载部分直接修改于权利要求中，但实际上其在权利要求中所构成技术方案的意思并非为发明人的真实意图，而是需要本领域技术人员付出创造性劳动的加工，也是违背了专利法第三十三条的本意的。

* 以上文字仅为促进讨论与交流，不构成法律意见或咨询建议。