浅析专利法第33条中规定的专利文本修改

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德理达-智能制造团队

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法理探究

在实践中，当专利申请人递交原始文本后，专利文件在不同维度上被评价可专利性，例如创造性（如专利法第22条3款）、专利客体问题（如专利法第2条第2款，专利法第2条第3款）、权利要求是否清晰以及被说明书支持（专利法第26条第4款）等，如专利在申请审查程序中又或在无效程序中被质疑，申请人需要通过反向说明理由论证专利性或通过修改专利文本以克服被认定不具备可专利性的缺陷。

由此看来，专利法第33条是对专利权人初始申请文本的一种救济，同时，专利法33条又限定了救济的范围，即专利权人虽可修改申请文本，但最终可授权的范围不得超过专利初始申请的范围。

究其背后的法理，专利的申请日决定了现有技术的时间分割线，在可专利性的认定方式中，例如创造性或新颖性均需以现有技术为对比范围，如若申请人在获得申请日后通过修改文件获得超出原始记载的专利权范围，现有技术的时间点理应重新确定，否则有损于公众利益；

如申请人在行政确权以及无效程序中多次修改申请文本，在不遵循专利法第33条的限制时现有技术的时间节点会不定次变动，明显不利于专利事务的行政管理效率。

由此可知，当申请日被确定后，对专利的技术方案进行可专利性评价的现有技术时间点应当被确定，因此在专利递交后的后续程序中专利法第33条赋予了申请人修改文本以救济的权利，同时明确了行使修改权利所需遵照的约束条件，即，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

在另一方面，修改后的申请文本是以原申请日确定申请日，如若申请人通过修改获得了超出原始记载的范围，也有悖于专利法第9条确立的先申请原则。

在审查指南中，其规定了针对专利法第33条修改是否超范围是基于修改内容是否为可由原始记载“直接的、毫无意义的”得出以判断，并以所属领域技术人员为判断基础，可见专利法第33条的认定也是实质性的判断，由此在实践中存在一定争论的空间。

相关法律

《专利法》第33条

申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。

《专利法实施细则》第65条第2款

前款所称无效宣告请求的理由，是指被授予专利的发明创造不符合专利法第二条、第二十条第一款、第二十二条、第二十三条、第二十六条第三款、第四款、第二十七条第二款、第三十三条或者本细则第二十条第二款、第四十三条第一款的规定，或者属于专利法第五条、第二十五条的规定，或者依照专利法第九条规定不能取得专利权。

《专利法》第9条第2款

两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。

对A33的争论，存在于如何确定原说明书和权利要求书记载的范围以及修改后的范围，被修改后的申请文件，“超出原说明书和权利要求书记载的范围”，即修改后的内容不能为原始申请中不能直接推导的内容。

《专利审查指南》（第一部分第二章第八节）

如果申请人对申请文件进行修改时，加入了所属技术领域的技术人员不能从原说明书和权利要求书中直接地、毫无疑义地确定的内容，这样的修改被认为超出了原说明书和权利要求书记载的范围。申请人从申请中删除某个或者某些特征，也有可能导致超出原说明书和权利要求书记载的范围。 

说明书中补入原权利要求书中记载而原说明书中没有描述过的技术特征，并作了扩大其内容的描述的，被认为修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围。说明书中补入原说明书和权利要求书中没有记载的技术特征并且借助原说明书附图表示的内容不能毫无疑义地确定的，被认为修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围。

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案例分析

涉案信息

涉案专利：

名称：一种3Ｄ设备及其2Ｄ与3Ｄ自动切换装置

专利号：ZL201220733230.5

专利权人：深圳市时代华影科技股份有限公司（以下简称时代华影）

判决书：（2020）最高法知民终750号

该案为专利权人时代华影诉未来立体公司侵犯上述涉案专利的侵权纠纷，在一审中，（2017）粤03民初667号民事判决认定未来立体公司侵权，未来立体公司对此上诉并提出理由：

专利权人立案起诉之后对专利文本进行了修改，此修改行为不合法：

1） 修改时机不合法：

修改后的发布日期在本案立案之后，故时代华影公司获得权利的日期应当自修改公布之日起算，否则不符合公平原则，过度保护了专利权人的利益，损害了社会公众的利益；

2） 修改内容不合法：

时代华影公司修改权利要求书的部分不属于笔误，修改后的内容属于将说明书中另一原本未写入权利要求书的内容写入，相对于引入新的独立权利要求，扩大了保护范围，不符合专利法第33条规定。

涉案专利的权利要求1如下：

2017年，时代华影发现涉案专利的授权文本中存在笔误，向国家知识产权局提出更正请求，将“所述动力产生单元与所述动力传输单元连接，用于产生动力，并在投影机当前播放2D画面时通过所述动力传输单元带动所述光调制器移动至投影机镜头前，在投影机当前播放3D画面时通过所述动力传输单元带动所述光调制器从投影机镜头前移出”更正为“所述动力产生单元与所述动力传输单元连接，用于产生动力，并在投影机当前播放3D画面时通过所述动力传输单元带动所述光调制器移动至投影机镜头前，在投影机当前播放2D画面时通过所述动力传输单元带动所述光调制器从投影机镜头前移出”。

在原审诉讼期间，未来立体公司对时代华影多次提起无效宣告，2017年，国家知识产权局做出第34110号无效宣告请求决定维持涉案专利权有效，对此，未来立体公司对涉案专利的更正公告的具体行政行为提起行政复议请求，要求中止该无效宣告请求的审理程序。

而国知局认为，将涉案专利的原始申请文件作为评述修改超范围的基础，原始说明书已经记载了修改后的权利要求的技术方案，本领域技术人员均可知3D显示方式是利用光线的偏振原理来实现，在投影机镜头前放置偏振方向不同的偏振片（即涉案专利中的光调制器），则投影机向屏幕透射出偏振方向不同的两幅画面，观看者通过佩戴相应的偏振式3D眼镜，从而在大脑中合成立体影像，形成3D效果。因此在投影机播放3D画面时，光调制器必然要处于镜头前方，而不能位于镜头光路之外。

在二审中，最高院基于涉案专利要解决的技术问题以及采用的技术方案进行了上下文解释，并联系涉案专利原说明书第[0027][0028]段描述，认定本领域技术人员可知原公告版本中的记载内容明显不符合常识，对权利要求1中3D、2D表达内容的调换顺序修改为笔误纠正，由此并未扩大涉案专利权保护范围；最终，本案维持原判。

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小结

从上述分析可知，专利法第33条赋予了专利权人在原始申请的文本上进行救济的权利，以防止专利中具有实际贡献的技术方案因形式错误不能授权，或通过修改对可专利性的部分范围授予专利权而不是全面否定；

另一方面，专利法第33条基于先申请原则、公平原则以及行政效率的考虑限制了专利权人进行救济的自由度，即必须以原始文件记载的范围为约束。

对于申请在修改中是否符合专利法第33条的认定：

依照实质性判断的观点，修改是否超范围是以本领域技术人员为判断基础，因此修改方式也不局限于技术方案的删除，同时，对于发明点与非发明点（现有技术）的修改，则具有不同的认定标准

依照专利行政确权的性质，为保证行政效率，实质性判断若缺乏一定的形式基础，则也会增加行政成本，因此有理由将申请人的修改方式限定在一定形式内，由此建立申请人修改权利和行政效率的平衡；因此，在初始递交阶段，撰写人除了应当完整表达专利技术方案的内容外，也应当尽量确保形式、细节上的合理。

* 以上文字仅为促进讨论与交流，不构成法律意见或咨询建议。