专利法第三十三条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。

修改不得超范围的立法本意是因为我国专利制度采用的是先申请原则，如果允许申请人对申请文件修改超出原始提交的说明书和权利要求书记载的范围，就会违背先申请原则，造成对其他申请人来说不公平的后果。

具体地，《专利审查指南》第二部分第八章规定：原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接且毫无疑义地确定的内容。

由此可见，判断是否修改超范围包括：

1）是否有文字记载；

2）是否能够根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图直接且毫无疑义地确定。

其中，直接且毫无疑义地确定的内容对于本领域技术人员来说应当是确定无疑的，不包括从原说明书和权利要求书中推测出的技术内容。

然而，在司法实践中，对于“文字记载”的判断比较直接，少有异议；而对于“直接且毫无疑义地确定”的判断则有些困难。

本文将借由一复审案例对修改超范围中“直接且毫无疑义地确定”的判断进行探讨。

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案例

涉案专利（01142960.7）是申请号为95102929.0的发明专利申请的分案申请。对于分案申请修改超范围的问题，专利法实施细则第四十三条规定，依照法提出的分案申请，可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日，分案申请不得超出原申请记载的范围。

这里“原申请记载的范围”指专利法第33条规定的“原申请说明书和权利要求书记载的范围”。也就是说，分案申请不能超出原母案申请记载的范围。

虽然本案的驳回依据是专利法实施细则第四十三条第一款，但本质上还是法三十三条修改超范围中是否能直接且毫无疑义地确定的问题。

案情简介

涉案专利涉及一种半导体器件的制造方法，在实质审查中因权利要求超出原申请公开范围而被驳回。在复审阶段，前置审查部门坚持驳回决定，经合议组审查后撤销驳回决定，继续审查后该专利已获得授权。

争辩焦点

申请人在分案申请的权利要求中记载了“具有第三薄膜晶体管的存储器、具有第二薄膜晶体管的驱动电路、具有第三薄膜晶体管的校正存储器、具有第三薄膜晶体管的中央处理器、具有第三薄膜晶体管的输入端、第二和第三薄膜晶体管的沟道含有沿平行于基片的方向延伸的结晶硅”等内容。

然而，这些内容未明确记载在原申请文件中，即，不符合修改超范围判断中“文字记载”的情况，争辩焦点就落在是否符合修改超范围中“直接且毫无疑义地确定”的情况。

审查员及前置审查意见

驳回决定认为：上述内容既未明确记载在原申请文件中，也不能从原说明书和权利要求书唯一推导得出，因而超出原申请公开的范围。

申请人意见

申请人认为：上述内容在实质上可以得到说明书实施例的支持，虽然说明书中没有直接使用术语“第二”薄膜晶体管、“第三”薄膜晶体管，但使用“第二”和“第三”是为了方便于说明。

合议组意见

合议组认为：根据说明书中实施例的记载，本发明的本质在于提供一种“在非晶硅膜上形成晶核，以晶核为核心进行生长”的结晶方法以及使用这种结晶方法获得的薄膜晶体管，在权利要求1的技术方案中体现为“薄膜晶体管中包含沟道，所述沟道含有沿平行于所述基片的方向延伸的结晶硅”。

因此，权利要求1的技术方案实质为：

一种半导体器件，该器件包括基片、象素、驱动电路、存储器；其中的象素、驱动电路、存储器中分别包含第一、第二、第三薄膜晶体管；其中的第一、第二、第三薄膜晶体管“包含沟道，所述沟道含有沿平行于所述基片的方向延伸的结晶硅”。

其中，含有沿平行于基片方向延伸的结晶硅的沟道的第一、第二、第三薄膜晶体管，是本申请说明书中实施例中所获得的薄膜晶体管。其中的“第一”、“第二”、“第三”并无实际的含义，仅为表示区别以方便说明。

另外，关于“象素、驱动电路、存储器中分别包含的第一、第二、第三薄膜晶体管”，说明书的实施例3和实施例7中已经记载了本发明的薄膜晶体管可以用在象素、驱动电路、存储器等薄膜集成电路中。

关于“一种半导体器件，该器件包括基片、象素、驱动电路、存储器”，说明书实施例7中记载了本发明的薄膜晶体管在显示器等半导体电光集成电路中的应用。对于显示器等半导体电光集成器件，其中包括有基片、象素、驱动电路、存储器，这是本领域技术人员所公知的。

综上，由说明书实施例中所公开的内容，本领域的技术人员能够毫无疑义地推导出权利要求1的技术方案，因此，权利要求1的技术方案没有超出原申请公开的范围。

其他权利要求的分析过程类似，在此不再赘述，有兴趣的读者可以参见审查决定FS7494。

基于此，在判断修改是否超出申请公开的范围时，应将整个说明书作为一个整体来考虑，也就是应从说明书所公开的技术实质内容上去考虑，而不仅仅从字面上去考虑。

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小结

针对修改超范围中直接且毫无疑义地确定的判断，首先要明确的是判断主体是本领域技术人员，那么在判断时就应当考虑将本领域技术人员所具有的公知常识等与原申请文件记载的技术内容合理结合。

其次，应当将整个说明书作为一个整体考虑，而不应局限在说明书文字公开的层面，在了解说明书所记载的技术内容明白其技术实质后，再判断修改是否能够直接且毫无疑义地确定。

* 以上文字仅为促进讨论与交流，不构成法律意见或咨询建议。