关于专利法第33条“原说明书和权利要求书记载超范围”的探讨

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德理达-智能制造团队

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引言

对于申请文件的修改，专利法第33条给出了明确规定：“申请人可以对其专利文件修改，但是，对发明和实用新型专利文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”，对此可能包含两种情形：

在一种情形下，申请人加入了新的技术特征，该技术特征没有记载在原申请文件中，并且不能从原说明书和权利要求书记载的内容以及说明书附图直接地、毫无疑义地确定，从而导致了修改超范围；

在另一种情形下，申请人删除了记载在原申请文件中的部分技术特征或技术方案，由此导致原申请文件的保护范围扩大，进而导致了修改超范围。

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案例

案情简介

申请号为201710682101.5，名称为“曝光设备和曝光方法”的发明专利申请（下称本申请）。经实质审查，国家知识产权局专利实质审查部门驳回了本申请，其理由是：权利要求1、10的修改不符合专利法第33条的规定。

驳回决定所针对的权利要求书如下：

“1.一种曝光设备，包括：控制系统、光源系统、照明系统及投影物镜，其特征在于，所述照明系统设有多套，每套所述照明系统均包括可变衰减器和支路能量探测器，所述光源系统包括光源发生器，所述光源发生器发出的照明光束入射至所述照明系统，各所述照明系统的支路能量探测器探测对应支路的照度并反馈给所述控制系统，所述控制系统控制各所述照明系统的可变衰减器调节对应支路的照度，所述投影物镜设有多套，并与所述照明系统一一对应，每套所述投影物镜的像面均设有所述测校能量探测器，所述测校能量探测器探测入射至所述像面的照明光束的照度，所述控制系统根据所述像面的照明光束的照度，以所有所述投影物镜的像面的照明光束的照度的最小值对应的可变衰减器为基准，并执行其余的可变衰减器设置，对入射至所述投影物镜的各照明光束进行照度匹配。 

涉案专利1授权公告时的权利要求1如下：

10、一种曝光方法，其特征在于，采用如权利要求1所述的曝光设备对位于所述投影物镜的像面上的物料进行曝光动作，具体包括以下步骤：对所述物料进行曝光动作前，探测入射至所述投影物镜的像面的各照明光束的照度，对入射至所述投影物镜的各照明光束进行照度匹配；上载所述物料进行曝光，所述支路能量探测器实时探测并反馈各照明系统中照明光束的照度，所述控制系统实时判断各照明系统的照明光束的能量变化量，若所述能量变化量位于能量变化阈值内，则计算需要实时调整的能量数值后控制所述可变衰减器进行调节；若所述能量变化量超出能量变化阈值则停止曝光生产，发出警报，触发对入射至所述投影物镜的各照明光束进行照度匹配，其中对入射至所述投影物镜的各照明光束进行照度匹配，包括以所有所述投影物镜的像面的照明光束的照度的最小值对应的可变衰减器为基准，并执行其余的可变衰减器设置。

但在原说明书中只记载了“以所有所述投影物镜的像面的照明光束的照度的最小值对应的可变衰减器为基准，计算各个支路的可变衰减器的衰减量，并执行可变衰减器调节”。

驳回决定

驳回决定具体指出：

权利要求1和10中均加入了新技术特征“以所有所述投影物镜的像面的照明光束的照度的最小值对应的可变衰减器为基准，并执行其余的可变衰减器设置”。然而，根据说明书的记载可知，在以所有所述投影物镜的像面的照明光束的照度的最小值对应的可变衰减器为基准，进行可变衰减器调节的步骤中，均只记载了“以所有所述投影物镜的像面的照明光束的照度的最小值对应的可变衰减器为基准，计算各个支路的可变衰减器的衰减量，并执行可变衰减器调节”，在原权利要求书和说明书中均不涉及通过“计算各个支路的可变衰减器的衰减量”以外的其他方式获得可变衰减器的衰减量，从原权利要求书和说明书中也不能直接地、毫无疑义地得到其他方式的技术方案。

因此，权利要求1和10的修改超出了原说明书和权利要求书的范围，不符合专利法第33条的规定。

复审请求人认为

申请人（下称复审请求人）对上述驳回决定不服,向国家知识产权局提出了复审请求，未修改申请文件。

复审请求人认为：

由本申请说明书的文字记载内容可知，在本申请中，只要“以所述投影物镜30的像面的照明光束的照度的最小值对应的可变衰减器20为基准”，以“入射至所述投影物镜的各照明光束进行照度匹配”为目标，即可进行可变衰减器10的设置，如果进行了“计算其余的可变衰减器20的衰减量”的操作，则可能可以使可变衰减器10的设置更加快速、便捷；

如果没有进行“计算其余的可变衰减器20的衰减量”的操作，则可能会使得可变衰减器10的设置速度慢一些，但是并不妨碍“进行可变衰减器10的设置”这一操作的完成。“计算其余的可变衰减器20的衰减量”只是一个优选操作，不是完成“进行可变衰减器10的设置”必须的操作，本领域技术人员可以直接、毫无疑义地得出不需要执行“计算其余的可变衰减器20的衰减量”的另一个技术方案。

此外，除了说明书中记载的计算可变衰减器的衰减量以外还有很多其他公知的手段，说明书中记载的只是为了便于理解而给出的一个最佳方式。

经形式审查合格，国家知识产权局依法受理了该复审请求，并将其转送至原专利实质审查部门进行前置审查。原专利实质审查部门在前置审查意见书中坚持原驳回决定。

随后，国家知识产权局成立合议组对本案进行审理。

合议组的观点

合议组指出：

权利要求1和10中限定了“以所有所述投影物镜的像面的照明光束的照度的最小值对应的可变衰减器为基准，并执行其余的可变衰减器设置”。

而原申请文件中记载的是“以所有所述投影物镜的像面的照明光束的照度的最小值对应的可变衰减器为基准，计算其余的可变衰减器的衰减量，并执行可变衰减器设置”。

由此可见，根据原申请文件记载的内容，在以投影物镜的像面的照明光束的照度的最小值为可变衰减器的基准时，计算了其余的可变衰减器的衰减量，并执行可变衰减器的设置，两个步骤紧密关联。

原申请文件中没有文字记载不需要“计算了其余的可变衰减器的衰减量”，以及仅具有功能或步骤“以所有所述投影物镜的像面的照明光束的照度的最小值对应的可变衰减器为基准，并执行其余的可变衰减器设置”的技术方案，从原申请文件记载的内容也无法直接、毫无疑义地得到通过不“计算其余的可变衰减器的衰减量”的其他方式来执行可变衰减器的设置的技术方案。

因此，权利要求1和10的上述技术内容超出了原申请文件记载的范围，不符合专利法第33条的规定。

最后，复审请求人提交了意见陈述书，具体为：

将权利要求1、10中的“以所有所述投影物镜的像面的照明光束的照度的最小值对应的可变衰减器为基准，并执行其余的可变衰减器设置”修改为“以所有所述投影物镜的像面的照明光束的照度的最小值对应的可变衰减器为基准，计算其余的可变衰减器的衰减量，并执行其余的可变衰减器设置”。 

国家知识产权局撤销对本申请作出的驳回决定。

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小结

审查实践中，审查结果的争议很多情况下是对于修改后的权利要求保护范围理解不一致导致的，修改后的技术方案是否超范围，能否根据原申请明确记载的内容“直接地，毫无疑义地确定”，应当结合原申请文件的整体内容判断，分析技术特征之间的相互关联程度，分析技术特征是否存在协同关系，以及是否产生一个新的技术方案等。

在本案例中，“以所有所述投影物镜的像面的照明光束的照度的最小值对应的可变衰减器为基准，计算各个支路的可变衰减器的衰减量，并执行可变衰减器调节”是一个完整步骤。

原申请中没有记载“计算各个支路的可变衰减器的衰减量”是一个优选实施例，且无论“计算各个支路的可变衰减器的衰减量”是否是一个优选实施例，其结果不能改变该步骤是原说明书和权利要求书中记载的其中一个步骤的事实，原权利要求书和说明书中不涉及通过“计算各个支路的可变衰减器的衰减量”以外的其他方式获得可变衰减器的衰减量，请求人的修改对原实施步骤进行了简化，更改了原权利要求书的技术方案，将保护范围扩大到了以其他方式获得可变衰减器的衰减量的技术方案和无需计算衰减器的衰减量的技术方案。

因此，权利要求1和10的修改超出了原说明书和权利要求书的范围，不符合专利法第33条的规定。

关于专利撰写的启示

此案给我们带来的启示有二：

其一，在撰写申请文件时，撰写人要注意避免申请人想保护的方案和申请文件实际想要表达的技术方案出现偏差的问题。

其二，在答复审查员的审查通知书，对原申请文件进行修改时，为了克服审查员指出的技术缺陷，通常会在权利要求中添加或删除某些技术特征，需要留意的是，在添加技术特征时，如果修改后的技术方案在原申请文件中有记载，则添加的技术特征就是不超范围的，当然，此时还应注意添加的技术特征清楚性的问题。而在删除某些技术特征时，要避免删除的技术特征导致原申请文件中的技术方案发生了变化，从而使修改超出了原申请的范围。

* 以上文字仅为促进讨论与交流，不构成法律意见或咨询建议。