关于修改超范围的探讨

▼

引言

《专利法》第33条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或照片表示的范围。

上述法条包含了两层含义：

第一、可以对专利申请文件进行修改

第二、修改不得超出原始专利申请文件的范围

关于第一点，对专利申请文件进行修改，依照《专利法实施细则》第51条的规定，申请人对其专利申请文件的修改包括主动修改以及依审查意见通知书的要求进行修改这两种不同的类型。

关于第二点，修改所基于的原始内容基础，其实质指的是申请日提交的专利申请文本。以发明和实用新型为例，原始内容指的是申请日提交的原说明书和权利要求书，以外观设计为例，原始内容指的是申请日提交的原图片或照片。值得注意的是，该“申请日”指的是实际申请日。

根据《专利法》第9条第2款的规定的“先申请原则”，对于两个同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。在保留原申请日的情况下，如果允许申请人对专利申请文件的修改超出原说明书和权利要求书记载的范围，则会违背先申请原则。

总体观之，《专利法》第33条的立法目的在于实现专利申请人的利益和社会公众权益之间的平衡，既赋予了申请人对专利申请文件进行修改的权利，又对这种修改框定了严格的限制性条件。

▼

案例

案情简介

申请号200620126279.9，名称为“计算机监控防误装置专用电磁锁”的实用新型专利（下称涉案专利），在其授权后被无效请求人珠海优特电力科技股份有限公司以专利申请文件的修改不符合《专利法》第33条的规定为由请求宣告专利权无效，经合议组审查后作出专利申请文件的修改不符合《专利法》第33条的规定而宣告专利权全部无效。

专利权人南京胜太电力工程有限公司不服无效宣告决定并提起行政诉讼，经北京市第一中级人民法院一审和北京市高级人民法院二审后，最终判定驳回上述，维持原判。

涉案专利

关于权利要求书的修改变化：

关于说明书的修改变化：

相对于原说明书，授权的说明书作了如下修改：

• 增加了“提供一种计算机监控防误装置专用电磁锁”；

• 增加了“其特征是线圈与行程开关相接，锁芯设置在线圈的一侧，指示钉与行程开关相接；接地插孔、微开关装在锁体上，接地棒通过接地插孔与微开关在工作状态下相接，解锁孔安装在锁芯的一侧”；

• 增加了“对照附图，其结构是线圈2与行程开关3相接，由行程开关3控制线圈电源的通断，锁芯4设置在线圈2的一侧，工作时，它将锁芯4吸合，指示钉5与行程开关3相接，工作时指示灯亮；接地插孔6、微开关7装在锁体上，接地棒9通过接地插孔6与微开关7在工作状态下相接，通过微开关7的通断显示接地棒9是否插入接地插孔6；解锁孔8安装在锁芯4的一侧，接地线接入孔10装在接地棒9内，用于装入接地线”。

原说明书记载的“由于接地棒9的插入而改变了微开关7的触片12的位置，从而向计算机监控系统发出状态信号”，在授权的说明书中被修改为“微开关7由于接地棒的插入而改变状态，从而向计算机监控系统发出状态信号”。

无效宣告

无效请求人于2012年4月23日向专利复审委员会提出了无效宣告请求，以本专利说明书及权利要求1的修改不符合《专利法》第33条的规定为由请求宣告涉案专利的权利要求1无效。

无效请求人主张：

授权专利权利要求1和说明书的修改内容没有在原权利要求书和说明书中记载，也不能由原说明书和权利要求书所记载的内容直接、毫无疑义地确定，不符合《专利法》第33条的规定。

合议组审理：

微开关

原说明书及权利要求书记载的“微开关”为：

在锁的动作点设置一对常闭常开双接点的微开关，微开关接入计算机监控系统回路，通过微开关把锁的动作信号准确输送到计算机监控系统。

授权的权利要求1中除限定“微开关装在锁体上”之外未对“微开关”的数量、结构类型以及信号传递途径进行任何限定。不再限制微开关的数量使得其保护范围由原来的一对变成涵盖多对或者不成对，而且现实中也常常会担心一对微开关的接点不可靠或需要提供多对接点的情况，而采用多对接点；不再限制微开关的结构类型使得其保护范围由原来的常闭常开双接点开关变成涵盖仅有常开、或者仅有常闭、或者单接点开关等各种类型；此外，原申请文件中仅记载了微开关接入计算机监控系统回路这样唯一一种信号传递途径的工作方式，而不再限制上述计算机监控系统的信号采集途径同样会导致权利要求1保护范围的扩大。

因此，对于“微开关”的修改导致了授权的权利要求1不当地扩大了保护范围，而且该保护范围的扩大不能根据原说明书和权利要求书记载的范围无法直接地、毫无疑义地确定，因此超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合《专利法》第33条的规定。

接地棒：

授权的权利要求1及说明书中“接地棒通过接地插孔与微开关在工作状态下相接”并未在原申请文件记载。

原说明书具体实施方式部分记载的 “由于接地棒9的插入而改变了微开关7的触片12的位置，从而向计算机监控系统发出状态信号”，在授权的说明书具体实施方式中被修改为“微开关7由于接地棒的插入而改变状态，从而向计算机监控系统发出状态信号”。

一方面，原申请文件对微开关有特定限定；另一方面，上述修改将原带有触片的微开关扩大为任意形式的微开关，涵盖了不在原申请范围内的“触点式微开关”、“点帽微开关”等各种微开关形式，不当地扩大了保护范围；再者，原始公开的技术内容“接地棒改变微开关的触片的位置”变为“接地棒与微开关在工作状态下相接”，上述技术内容的改变并不能从原说明书和权利要求书记载的范围中直接地、毫无疑义地确定，因此上述对说明书和权利要求书的修改不符合《专利法》第33条的规定。

接地插孔、微开关、锁体，解锁孔、锁芯、线圈之间的位置关系：

授权的权利要求1及说明书中增加了“接地插孔、微开关装在锁体上”的技术特征，但“锁体”这一措辞并未在原申请文件记载，虽然原说明书附图1中标示出“接地插孔6”和“微开关7”，但现有技术中电磁锁整体、电磁锁外壳或者锁的固定件都可以称之为锁体，对于具有立体结构的电磁锁来说，上述增加的特征是无法从原说明书和权利要求书记载的范围中直接地、毫无疑义地确定的。

授权的权利要求1及说明书中增加了 “解锁孔安装在锁芯的一侧”的技术特征。原说明书附图1中附图标记8（解锁孔）分别出现在线圈2之上、以及线圈2与微开关7之间的位置。因此根据原说明书和权利要求书记载的范围，尤其包括说明书附图均无法直接地、毫无疑义地确定上述增加的技术特征。

由此，合议组经审理认为，上述修改要么直接导致了权利要求1修改超范围；要么由于对说明书的修改影响到对应的权利要求1的保护范围，因此应当宣告权利要求1无效。

北京市第一中级人民法院一审

专利权人不服无效宣告决定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。

北京市第一中级人民法院经审理认为：

授权文本中“微开关”和“接地棒”的修改不符合《专利法》第33条规定的认定正确；

关于本专利授权公告文本增加了“锁体”、“解锁孔安装在锁芯的一侧”的内容属于修改超范围的认定错误。

北京市第一中级人民法院作出一审判决：原无效宣告请求审查决定的认定事实虽然存在部分错误，但该决定中关于本专利授权文本中“微开关”和“接地棒”的修改不符合《专利法》第33条规定的认定正确，本专利授权文本仍存在修改超范围的缺陷。故，维持被告国家知识产权局专利复审委员会作出的无效宣告请求审查决定。

北京市高级人民法院二审

专利权人不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上述。

北京市高级人民法院经审理认为：

关于微开关的修改：

本专利权利要求书对“微开关”的修改，相对于原说明书和权利要求书公开的技术信息而言，有两方面的影响：

一、扩大了保护范围，将所有微开关均纳入修改后的权利要求保护范围。

原说明书只是公开了使用一双常闭常开微开关能够实现技术方案所要解决的技术问题，没有公开本领域技术人员使用其他微开关或多对微开关是否能够实现技术方案、解决相应技术问题，因此根据本案现有证据应当认定修改后涵盖各种类型和数量的微开关得不到原说明书和权利要求书的支持，与其在原说明书和权利要求公开的技术贡献不匹配，超出了原说明书和权利要求书记载的范围。

二、扩大了信号传递路径的具体方式。

本领域技术人员在原说明书和权利要求书基础上，可以根据需要来确定信号传递路径，从而解决相应技术问题，实现相应技术效果。这种修改，虽然相对于原权利要求书扩大了保护范围，但是修改之后的保护范围能够得到原说明书和权利要求书的支持，因此这个修改并不超范围。

关于接地棒的修改：

关于接地棒与微开关的连接方式，说明书和权利要求书均有修改。

对授权公告前的说明书的修改，应当严格遵守先申请原则，不得增加本领域技术人员依据原说明书和权利要求书不能直接地、毫无疑义地确定的技术信息。

原说明书中只是公开了“接地棒改变微开关的触片的位置”，而修改以后的说明书却变为“接地棒与微开关在工作状态下相接”，很明显，修改以后的说明书相应部分将“接地棒改变微开关的触片的位置”以外的其他具体连接方式也增加进来，这些增加的技术信息，是本领域技术人员依据原说明书和权利要求书并不能直接地、毫无疑义地确定的技术信息。因此，该修改应当认定为超出了原说明书和权利要求书公开的技术信息的范围，不符合《专利法》第33条的规定。

对于授权公告前的权利要求的修改，需要判断其是否能够得到原说明书和权利要求书的支持。

修改后的权利要求1在原说明书只是公开了“接地棒改变微开关的触片的位置”的基础上限定“接地棒与微开关在工作状态下相接”，相对于原说明书记载的内容而言，明显扩大了保护范围，涵盖了接地棒与微开关的其他具体连接方式。与此同时，“微开关”也修改为不仅仅限于原说明书公开的“常闭常开两副接点”微开关，而包括所有类型的微开关。

在本专利权利要求1没有具体限定微开关的类型，而且说明书没有公开其他类型和数量的微开关如何与接地棒具体连接、是否能够解决相应技术问题并取得相应技术效果的情况下，根据在案证据不能认定本领域技术人员能够根据原说明书和权利要求书的公开内容能够实现修改后权利要求书要求保护的全部技术方案，因此，应当认定修改以后的权利要求1不能得到原说明书和权利要求书的支持。

说明书和权利要求中关于“接地棒与微开关在工作状态下相接”的此项修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合《专利法》第33条的规定。

最高人民法院作出二审判决：驳回上诉，维持原判。

▼

小结

《专利法》第33条允许申请人对基于申请日提交的专利申请文件进行修改，但不得通过修改使得申请人不当获利及损害他人合法权益。

根据《专利法实施细则》第53的规定，《专利法》第33条是一项驳回条款。在专利审查过程中，在针对审查意见通知书进行答复时，为了克服审查意见通知书指出的缺陷，可对专利申请文件进行修改，而修改的原则就是要符合《专利法》第33条的规定，否则，审查员可以依据专利申请文件的修改不符合《专利法》第33条的规定而驳回专利申请。

根据《专利法实施细则》第65条的规定，《专利法》第33条是一项无效条款。在专利无效宣告请求中，无效请求人仍可针对授权专利以其在专利申请过程中专利申请文件的修改不符合《专利法》第33条的规定为由提出无效宣告请求。

就如同本案例中，涉案专利在申请过程中，专利申请人按照补正通知书所指出的原始申请文献存在的缺陷而修改了权利要求书和说明书，并使得专利申请文件在修改后被授权。无效请求人即是基于该授权专利在申请过程中其专利申请文件的修改超出了原始专利申请文件的范围，以不符合《专利法》第33条的规定为由提出无效宣告请求并最终无效了该授权专利。

值得注意的是，该无效请求人是先以其他无效理由（例如，《专利法》第26条第3款、第4款等）针对该涉案专利提出无效宣告请求的，在前次无效宣告请求无效未果的情况下，另行选择《专利法》第33条作为突破口再次提出无效宣告请求的。

同时，在审查过程中，无论是主动修改还是依审查意见通知书的要求进行修改，均需秉持谨慎之心，务必检查并确保修改不超范围，以避免这样的风险：专利申请文件修改超范围但审查员未指出并被授权了，后续由他人以修改不符合《专利法》第33条的规定为由提出无效宣告请求而造成授权专利被无效。

* 以上文字仅为促进讨论与交流，不构成法律意见或咨询建议。