涉案“百亿”的专利诉讼中对专利法第26条的认识

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by

德理达 智能制造团队

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概述

专利法26条是专利以公开换保护的立法原则的体现，在这一原则下，专利法第26条从流程到文件内容、甚至遗传资源的特殊陈述多个方面提出了要求。其中，专利法第26条第3款是针对文件内容中的说明书提出的，即说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。该条款通常被认为对应于说明书公开充分原则。

在实际操作中，代理人容易对说明书公开充分的程度产生疑惑。这个疑惑主要来自于“以所属技术领域的技术人员能够实现为准”的评价标准。在审查指南中涉及本领域技术人员、体现发明创造的技术方案、以及说明书是解释权利要求等概念分散在不同法条中，因此，在评价说明书是否公开充分这一事实时，容易因脱离了对上述概念的理解而变得迷茫。

今年7月份最高院通过裁判关于专利号ZL200410053749.9的行政诉讼再审案，在审查指南所给出的概念的基础上，强化了说明书公开充分的审查标准，由此，让专利文件的相关人员对说明书公开充分有了更清晰的认识。

2012年专利权人上海智臻公司以苹果公司的siri语音助手功能侵犯其专利《一种聊天机器人系统》为由，向法院提起侵权诉讼。这一举动就像揭开了潘多拉的盒子，在复审委、各级法院的中一转再转，随着案件的发展，坊间也展开了激烈的讨论。

该案之所以受到广泛关注，主要因为软件类的发明创造大多是对外部输入的客观数据进行逻辑、计算等处理，以得到一可供评价、或分析的数据表达，再通过评价或分析来实现行为变化，如该案中的“拟人化对话”。

这一系列数据转换都是以程序语言所提供的逻辑来实现的。某种程度上说，软件类的发明创造的说明书是用一种自然语言来描述程序语言所提供的逻辑思想，其并没有如机械结构、成分表达式之类客观的分界，例如，利用标准话的术语表达来确定某些功能是现有技术等。

不仅如此，软件类的说明书中甚至还会为了形象地表达其逻辑思想中的“亮点”而借用非本领域中的功能用语来表达“心中意境”。这些都增加了评价一份软件类说明书是否公开充分的难度。直到2020年7月，最高院通过对这件软件类的专利文件的审理，给出了普适性的说明书是否公开充分的审查标准。

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案件回顾

2012年上海智臻公司以苹果公司的Siri语音助手功能侵犯其专利《一种聊天机器人系统》为由，向法院提起侵权诉讼。苹果公司随即向复审委提出无效请求，其中包含了涉及专利法26条、22条等多个条款的证据和理由。其中，确认该专利文件的说明书是否符合专利法第26.3条款的要求的过程，智臻公司等了八年。

上海智臻公司的200410053749.9专利请求保护《一种聊天机器人系统》，其权利要求1描述的聊天机器人系统方案包括：

一个用户；和

一个聊天机器人，该聊天机器人拥有一个具有人工智能和信息服务功能的人工智能服务器及其对应的数据库，该聊天机器人还拥有通讯模块，所述的用户通过即时通讯平台或短信平台与聊天机器人进行各种对话，其特征在于，该聊天机器人还拥有查询服务器及其对应的数据库和游戏服务器，并且该聊天机器人设置有一个过滤器，以用来区分所述通讯模块接收到的用户语句是否为格式化语句或自然语言，并根据区分结果将该用户语句转发至相应的服务器，该相应的服务器包括人工智能服务器、查询服务器或游戏服务器。

复审委观点

在复审决定中，复审委维持了该专利权有效，其中，针对专利法第26.3条款采用了利用权利要求中所描述的技术特征在说明书中的映射的方式从说明书中寻找，并能合理推断使得说明书中记载的方案与权项方案相关联，由此得出说明书公开充分的结论。

具体地，复审委认为权利要求所保护的方案在说明书中是公开充分的依据主要集中在说明书第3页第11行-14行“聊天机器人9本质上是一个或若干个机器人服务器2，其中设置有通讯模块21、过滤器22、对话模块23、查询模块24，其一端连接用户1，另一端连接人工智能服务器3和/或查询服务器4和/或游戏服务器5”；以及第5页第7行-8行“游戏互动：在机器人中我们特别倡导互动性，机器人可以实现以下互动游戏(智力闯关、智力问答、24点、猜数字等)”。

以上两部分分别从系统的架构方面和游戏服务器能够提供文字游戏的功能两方面描述了权利要求所保护的技术方案的实现方式。由此，复审委认为该说明书是公开充分的。

苹果公司不服，提出了行政诉讼。

一审法院

一审法院支持复审委的观点，在其认定的基础上从发明目的的角度做了补充性说明，一审法院依据说明书中“本发明的目的在于提供一种聊天机器人系统，用户可以和机器人聊天，但得到的是十分拟人化的对话，除了交互式的对话，更可以“命令”机器人为用户查找信息、做游戏等”的描述认为，从该案的发明目的出发，该案首先要实现的是一种拟人化的对话，而命令机器人为用户查找信息、做游戏等为在此基础上的进一步改进。

为此，一审法院支持了复审委所指出的：说明书公开了解决拟人化对话问题的技术方案，该技术方案也是权利要求1所保护的技术方案的核心。

苹果公司仍然不服，提出了上诉。

二审法院

二审法院推翻了一审法院的裁判，支持苹果公司提出的如下观点：独立权利要求应当表述一个针对发明所要解决的技术问题的完整的技术方案。换言之，独立权利要求所保护的整体技术方案应解决其能够解决的所有技术问题。

针对说明书中“本发明的目的在于提供一种聊天机器人系统，用户可以和机器人聊天，但得到的是十分拟人化的对话，除了交互式的对话，更可以“命令”机器人为用户查找信息、做游戏等”的描述应理解为：该说明书中描述的技术方案能够实现游戏功能是本专利实现拟人化的一种表现形式，并非拟人化的附加功能。换言之，说明书中围绕独立权利要求所保护的技术方案应公开至本领域技术人员能够实现既拟人化对话还命令机器人查找信息和做游戏。

为此，一方面，结合智臻公司在授权阶段中修改权利要求时所认定的“游戏服务器”为一区别特征，游戏服务器作为区别特征，应在说明书中公开其如何实现拟人化功能，然而说明书中并未予以公开。

另一方面，过滤器将用户输入的语言过滤成格式化语句或自然语句，过滤出的两种语句如何分配给三个服务器：人工智能服务器、查询服务器、游戏服务器，未在说明书中公开。

为此，二审法院认为，权利要求1所保护的技术方案未在说明书中公开充分。

智臻公司不服，向最高院提出了再审请求。

最高院观点

最高院在给出了说明书公开充分的同时，还提供了评价说明书公开充分的方式。

最高院评价说明书公开充分的过程分三步：

1、依据说明书和证据判断权利要求的技术方案解决的实际技术问题。

针对本案，最高院认为，根据说明书发明目的的描述，本案实质解决的问题是如何通过拟人化对话实现与机器人交互式对话，以及命令机器人执行以下操作：查找信息和做游戏。其中，根据说明书的描述，人工智能服务器处理自然语言，查询服务器和游戏服务器分别用于查找信息和提供游戏功能，换言之，本案实质解决的问题是如何将用户输入的语言输入“人工智能服务器”、或输入“查询服务器和游戏服务器”。

2、确定争议的技术特征是涉案专利与现有技术共有的技术特征还是区别技术特征，不同类型的特征有不同的公开要求。

针对本案，最高院认为，二审中争议的技术特征包括：1）游戏服务器、和2）过滤出的两种语句分发至三种服务器。首先确认二者是否属于与现有技术共有的技术特征：

对于争议的技术特征1）：在确权阶段期间，虽然智臻公司认为游戏服务器为区别技术特征，但是，自认的方式并不能左右一个技术特征是或不是区别技术特征的事实，事实上，智臻公司的自认并未得到当时审查员的认可，审查员也不是依据游戏服务器而授权该方案的。依据现有证据，游戏服务器属于现有技术中的技术特征。

对于争议的技术特征2）：根据实际解决的技术问题和说明书中的描述，能够确定将自然语句输入“人工智能服务器”，以及将格式化语句输入“查询服务器和游戏服务器”。

3、本领域技术人员能够获知该领域中所有的现有技术，有应用常规实验手段的能力，可以自行检索现有技术以实现共有技术特征的功能，无需说明书给出具体指引。

针对本案，最高院认为，本领域技术人员有能力获知作为现有技术的争议的技术特征1），说明书无需给出更详细的描述。而这与审查指南关于创造性评价中对本领域技术人员的定义是统一的。由此，所有争议的技术特征在说明书中是公开充分的。

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总结

经过最高院的裁判，为了全面认定软件类的专利文件是否公开充分，在按照上述三个步骤执行期间，还应考虑以下三个维度：

1）说明书中是否包含了公开充分的技术实现示例，应依据其权利要求中所保护的技术方案及其发明目的。若借助证据和说明书描述，使技术人员理解了达到相应发明目的的方案实质，则应认为相应实现实例是公开充分的。

2）虽然专利法规定了在授权后的权利范围的争议中应遵循禁止反悔原则，但是应整体考虑确权阶段来确定权利范围所覆盖的实施例，而断章取义。争议的技术特征是否属于现有技术。

3）针对权利要求所保护的技术方案，审查员有理由对说明书中反映发明实质的技术特征部分提出更高的质疑，因此，在说明书中不应省略对反映发明实质的技术实现的描述。

在实务处理中，过多使用证据证明说明书中的技术特征属于现有技术中的技术特征是对专利权人是不利的，因为这降低了所保护的技术方案的创新难度。因此，申请时所提交的说明书中围绕所保护的技术方案而提出的各示例，应该用尽量详尽的示例进行描述，而非概括或概述。

另外，公开充分的说明书更应该能够解释经审查阶段、授权后所修改的权利要求所保护的技术方案及其修改后的发明目的。因此，公开充分的说明书为专利文件的后续操作提供特别重要的技术后盾。

* 以上文字仅为促进讨论与交流，不构成法律意见或咨询建议。