Akamai VS. Limelight案：多方参与实施的专利在侵权行为认定中的探讨
【摘要】在ICT领域，多主体实施权利要求的保护是一个更为复杂的议题，在专利侵权认定的司法实线中，除直接侵权之外，该领域还被引入了更多的法律概念，比如间接、共同、诱导，辅助、以及分离侵权等。作为专利申请人，如果不能厘清“直接侵权”与这些概念的区别，就不能明确专利的撰写方向，本文将结合美国司法实践中几个重要案例来探讨这一问题。
Akamai VS. Limelight案：
多方参与实施的专利在侵权行为认定中的探讨
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by
德理达智能制造团队
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多方参与实施技术方案的专利保护是一个比较复杂的议题
在互联网环境尤其云计算或分布式计算的网络架构中，技术方案的实施，需要多方实施主体的共同参与，不同的计算环节或计算步骤由不同的设备完成，而这些分工配合的设备在商业环境中又通常归属于不同的权利人，这一类技术方案被称之为多方参与或者多实施主体的技术方案，而主张这类技术方案的权利要求被业界称之为“多主体实施权利要求”。
相较于其他领域的专利侵权判定，多主体实施权利要求的保护是一个更为复杂的议题，在专利侵权认定的司法实线中，除直接侵权(Direct Infringement)之外，该领域还被引入了更多的法律概念，比如间接侵权(Indirect Infringement)、共同侵权（Joint Infringement）、诱导侵权(Inducement Infringement)，辅助侵权(Contributory Infringement)、以及分离侵权（Divided Infringement）等等。
作为专利申请人，如果不能厘清“直接侵权”与这些概念的区别，就不能明确专利的撰写方向，本文将结合美国司法实践中几个重要案例来探讨这一问题。
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美国做出了更多的尝试
BMC诉Paymentech案：提出了“控制或引导”标准
作为ICT领域专利纠纷的主战场，美国做出了更多的尝试。尤其是2007年判决的BMC诉Paymentech一案，涉案专利为US5,718,298和US5,870,456（简称456专利），该456专利的Claim 6为一种多主体实施的方法权利要求，这些实施主体包括收款方的代理，例如BMC，远程支付网络，ATM网络，发卡金融机构等。
在该案中，美国联邦巡回上诉法院（简称CAFC）建设性地提出了一个“控制或引导（control or direct）”标准，该标准要求判定侵权是否行为成立，需要判断被告是否为侵权行为的主脑（mastermind），该主脑是否控制或引导他人来完成这个侵权行为。
CAFC坚持了美国专利法第271（a）的直接侵权为严格责任（strict liability），认为被告Paymentech没有实施或引导实施权利要求中的每一个特征，并不构成侵权。该案具体信息详见：BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373, 1379 (Fed.Cir. 2007）。
在BMC诉Paymentech案之前，美国法院常采用“代理理论”、“特定连接原则”或者“参加与结合行为标准（participation and combined action，简单理解就是，只要多人有共同实施部分专利侵权行为，整个加起来就是侵权）”来处理此类侵权。
但各地区法院之间也并没有达成统一的共识。BMC案的尘埃落定确立了构成分离式侵权的责任基础，这算是该领域专利审判的一个分水岭。
Muniauction诉Thomson案：进一步明确了BMC案的“控制或引导”标准
紧接着在2008年，CAFC在Muniauction诉Thomson案（涉案专利为US 6,161,099）中进一步对明确了BMC案的“控制或引导”标准。
CAFC在判决中认为“控制及引导”的先决条件必须符合“在传统侵权法上足以判定被控侵权方为另一方的行为负替代责任”的情况。
换言之，如果参与的多方之间不存在明确的“代理（agency）关系”，则被控侵权方将不会追究直接侵权责任。
在该案中，正是因为被告Thomson公司并没有全部实施099专利中Claim 1和Claim 31描述的所有步骤，致使原告Muniauction铩羽而归。该案具体信息详见：Muniauction, Inc. v. Thomson Corp., 532 F.3d 1318, 1329 (Fed.Cir. 2008).
上述两起诉讼均以专利权人败诉告终，使得ICT领域的专利申请人史无前例地重新审视这类专利的撰写思路。
因为根据CAFC的判决思路，侵权方如果有预谋地“分离”他们的专利实施行为，比如多个实施主体之间通过签订独立主体合约（arms-length agreement）的方式将侵权行为予以分割，确保每一方都不会完全实施目标Claim中的全部步骤或特征，就可以规避专利的侵权责任。
正是基于这种可能性，专利申请人在撰写其专利文件的时候更需要从参与实施的每一方来设计其权利要求，这也是后来业界倡导从单侧或单一行为人的角度撰写权利要求，以期在日后的维权中能够符合全要件规则(all-element rule)。
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Akamai诉Limelight案：确立了分离式侵权责任认定原则
Akamai诉Limelight案是一场旷日持久的诉讼，该案在长达10年诉讼过程中，历经地区法院、美国最高法院（the Supreme Court of the United States，简称最高院）、以及CAFC的两度重审，直到2016年最终审结。
Akamai于2006年6月向美国马萨诸塞州联邦地区法院（the United States District Court for the District of Massachusetts）起诉Limelight向客户（即网站内容提供商）提供的内容传递网络（Content Delivery Network，CDN）的服务侵犯了其专利US 6,108,703（简称703专利）中 Claim 19与Claim 34的专利权。
Limelight辨称其所提供的CDN服务中，并未全部实施703专利Claim 19与Claim 34中的所有步骤。
Limelight提供必要信息给其客户，让客户可以使用其服务，但选择服务所需特定网站内容对象的人是客户而非Limelight，而这个选择的行为即为上述Claim 34中的tagging步骤。
2006年该案的首次判决经地区法院的陪审团裁定Limelight侵权成立，并赔偿原告4000美金；
2009年受CAFC在 2008年审结的Muniauction诉Thomson案的影响，地区法院重新审理后又认定被告Limelight不侵权。
CAFC第一次判决：认为Limelight的行为不构成直接侵权
2010年12月20日，CAFC合议庭引证上述Muniauction诉Thomson案中的判决见解，并做出判决，指出Limelight与其客户间虽然存在合约关系，但是合约并未强制要求其客户去实施Claim 19与Claim 34中所有步骤，而是向客户说明如果要使用Limelight的服务则需要去实施其中的tagging的步骤。
CAFC认为：
Limelight与其客户间所达成的合约仅是提供工具让客户可以独立判断以及自行控制如何使用Limelight的服务。
换言之，Limelight的客户仅是为其自身利益，并且在自行控制下去实施tagging的步骤，其客户并非以Limelight代理人身份或存在任何履约义务。据此，CAFC认为Limelight的行为不构成直接侵犯703专利。
CAFC第二次判决：全席重审并做出的改判，认为属于诱导侵权
CAFC基于Akamai的申请就该案进行了全席重审（rehearing en banc），并在2012年8月31日做出全席判决，在该判决中，认为：
如果行为主体故意诱使其他主体实施专利方法中的某些步骤，则应当适用美国专利法第271（b）条中关于诱导侵权的规定，并认为对诱导侵权的判断不必然以直接侵权为先决条件。
结合到该案中，CAFC认为被告Limelight虽然与其用户没有侵权合意，但其建议、鼓励甚至诱导其客户实施tagging的行为构成专利间接侵权中的诱导侵权，并据此改判被告Limelight构成诱导侵权。
在这次改判中，CAFC将专利间接侵权成立的前提条件进行了创造性的解读，强调在判断是否构成诱导侵权的时候，并不需要考虑行为主体的个数，只要全部专利方法的步骤都被实施即可，这其实对直接侵权进行了扩大化解释。
美国最高法院做出裁定：推翻了CAFC所做出的结论，裁定发回重审
被告Limelight于2014年1月向美国最高院提起上诉，最高院在2014年6月2日做出发回重审的判决，最高院认为：
如果方法专利所有步骤的实施无法归责于单一行为主体时，直接侵权就从未发生。因此就不能认定Limelight必须就其诱使从未发生的直接侵权行为负诱使侵权责任。
可以理解为，最高院仍然坚持了CAFC在Muniauction案中确立的“控制或引导”标准，认为如果不存在直接侵权责任，就不存在诱导侵权。
CAFC第三次判决：全席判决，Limelight应负直接侵权的责任
CAFC根据最高院的建议重新考虑了“控制或引导”标准，并对“单一实施主体”的认定做出了扩大化的解释：当被告是专利方法的利益获得者并为实施者建立了实施动作的方式或时间点时则可以认定直接侵权。
CAFC在2015年5月13日的再次改判中认为：
Limelight以其客户实施tagging步骤做为其客户使用其CDN服务的前提，并设立客户实施tagging步骤的方式或时间点，因此判定Limelight应负直接侵权利的责任。
2016年7月1日，马萨诸塞州地方法院据此公布了判决结果，判定被告Limelight构成侵权并向专利权人Akamai支付5100万美金的巨额赔偿。
可以认为，CAFC在重新的判决中，除了考虑“多个实施主体之间是否存在代理或合约关系”之外，还考虑了某一主体是否与方法如何实施存在“决定”关系，即被告是否以实施方法专利中的一或多个步骤做为参与活动或获得利益为前提。
因此，依据该案的判决逻辑，如果多个主体之间具有针对侵权的意思联络时，则可能会被认为是一个侵权的整体主体，进而可以作出“单一实施主体”的认定。
不得不提的是，在该案最后一轮的对决中，支撑CAFC最终做出“直接侵权”行为成立的关键不仅是因为CAFC审判逻辑的改变，更重要的是Akamai的律师提交了的“足够的证据”以证明Limelight为其客户建立了“tagging”步骤的形式和时间。
这些证据包括：
Limelight展示给客户的欢迎电子邮件；
安装指南（Limelight安装指南为客户提供有关“tagging”步骤的相关信息）；
Limelight工程师协助客户安装测试并提供质量控制的证据等。
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不设假想敌的专利申请就是无的放矢
多方参与实施方法的权利要求在侵权诉讼中，虽然经常被引入更多的法律概念，但从美国的司法实践来看，相较于“直接侵权”，法院对前述的间接侵权、共同侵权、引诱侵权，辅助侵权以及分离侵权等法律概念的适用是谨慎的。同样在中国，前两年北京高院针对“西电捷通诉索尼”一案的判决中也可以看出中国法官也持有同样的谨慎态度。
无论是公众还是专利权人，界定专利权的首要目标就是划定一个清晰的边界并明确一个实施行为或主体，这样才能平衡创新者与公众的利益，这也是专利制度的初衷。
在ICT领域，针对多方参与实施的技术方案，在实际商业环境中可能存在多个可归责主体，在这种情况下，专利申请人在撰写专利文件时，如果不前瞻性地思考每一个权利要求对应的潜在诉讼目标，不设假想敌，申请的专利就是无的放矢，即便这些专利符合创新要求获得了授权，其在日后的维权中也将困难重重。
* 以上文字仅为促进讨论和交流，不构成法律意见或咨询建议。
