IPO与专利风险管控系列：发明人风险及管控

发明人风险及管控

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 德理达-智能制造团队

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IPO阶段“发明人问题”受到关注

企业在科创板IPO阶段，审核机构对企业核心专利技术的发明人投入了一定的关注。上市委员会通常会重点审核发明人是否存在原单位职务发明、发明人离职是否影响企业持续研发、核心技术人员与发明人不一致等问题。

例如，安杰思医学在招股说明书中披露，其曾与竞对安瑞医疗因职务发明问题发生专利权属纠纷，涉及的10件专利中有5件被认定归安瑞医疗所有，审核机构要求安杰思医学对这5件专利进行具体说明，并视情况作风险提示。

例如，合肥芯碁微电子因随意将财务人员作为核心专利技术的主要发明人，从而在招股说明书中并未将这些主要发明人列为核心技术人员，审核机构因此质疑其核心技术人员认定的合理性，虽然其最终通过了上市审核，但不可否认这也在一定程度上阻碍了其上市进度。而前沿生物药业则是因其核心专利技术的共同发明人之一离职，使得审核机构对其持续研发能力产生质疑。

对于企业而言，核心专利技术是企业赖以生存的资本，而发明人作为核心专利技术的实质性贡献者，其关联于核心专利技术的归属和企业核心专利技术的研发能力，因此涉及核心专利技术的发明人的相关情况是审核机构重点关注的问题。

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IPO审核中常见的“发明人问题”

结合企业在科创板IPO阶段的具体实例，审核机构对核心专利技术发明人的审核要点主要包括：

（1）是否存在职务发明以带来权属纠纷的风险；

（2）是否影响企业的持续研发和生产经营；

（3）核心技术人员的认定是否合理。

职务发明风险

在企业将1年内新入职核心技术人员作为发明人，或者将同时在多处任职的核心技术人员作为发明人时，都可能导致相对应的发明创造为其他单位的职务发明，从而给企业带来权属纠纷的风险。

而是否构成职务发明是与本职工作或单位分配的任务紧密关联的。因此，审核机构尤其关注发明人原单位与当前在职企业行业关联性较强、以及多处任职的单位间行业关联性较强的情况。

以圣诺生物为例，其主要是由于核心技术人员中有多人来自同行业企业而受到审核机构关注。圣诺生物及其核心技术人员曾任职的海南中和、成都地奥等公司都是从事于多肽药物研发和生产，因此，审核机构尤其关注这些核心技术人员作为发明人的专利是否存在原单位职务发明的问题，圣诺生物出具了海南中和、成都地奥的书面证明，书面证明中表明其前员工不再承担在其处的本质工作或者其分配任务，因此不存在因职务发明带来的潜在纠纷。

因此，在企业有新入职的核心技术人员时，有必要对该人员进行背景调查，尤其关注其在原单位所从事的工作内容/科研项目，以及与原单位的解聘协议文件，解聘协议文件中最好要表明该人员所承担的工作内容，不再履行其在原单位的本职工作，不承担原单位分配任务。如果企业不能做好这部分的风险规避工作，那么要考虑是否要将该人员作为发明人。

以映翰通网络为例，其因发明专利的发明人在两处同时任职而受到审核机构的问询。其两项发明专利的其中一发明人李明在2001年1月至2006年12月期间同时任职于施耐德电气和映翰通网络，审核机构认为这种情况很可能导致李明所对应的发明创造为施耐德电气的职务发明，从而给映翰通网络带来权属纠纷。映翰通网络表示这两项专利与李明在施耐德从事的工作内容属于两个不同的技术领域，并且这两项专利主要是在映翰通网络任职期间，接受映翰通网络指派的工作任务，利用映翰通网络提供的物质技术条件完成的，所以不存在施耐德职务发明的问题。

因此，如果发明人在当前企业做出的发明创造与在其他所任职的企业中所从事的技术领域关联不大，给企业带来专利权属纠纷的可能性是比较小的。但如果发明人在所任职的多家企业所从事的技术内容高度一致，企业要尤其重视与该发明人所签订的相关协议内容，确保其在当前企业所承担的责任和义务，最好在将该人员作为发明人前与其他单位做好发明创造的权属约定。

持续研发和生产经营的风险

中国专利法所称的发明人是指对发明创造的实质特点作出创造性贡献的人。这也就是说，在核心专利技术的发明人离职时，可能会使得企业没有相应能力的技术人员接替继续进行相关技术的研究，从而使得企业陷入无法持续生产经营的风险。如果离职人员后续入职的企业与当前企业具有竞争关系，其可能还会进一步打击企业已上市产品的市场占有率，以及使得企业在研产品后续能否顺利打开市场受到影响。

以前沿生物药业为例，其核心技术产品“艾博卫泰”涉及的三项发明专利的共同发明人为谢东和姜和，其中姜和离职，审核机构不仅要求前沿生物药业对姜和任职期间所担任的主要职责和离职后的从业情况进行说明，还要求发行人结合研发情况说明是否具备持续研发能力，并就核心专利技术产品所依赖的发明人已离职这一情况作风险提示。发行人对上市委员会要求的情况进行说明外，在招股说明书的经营风险中进一步补充披露了核心专利共同发明人已离职风险，其表明若核心专利共同发明人继续从事的新药研发，可能都会与公司已上市或在研的产品产生竞争。

因此，对于科技型企业来说，核心专利技术的实质发明人的人员管理工作尤其重要。在内部，要注意研发团队人员的职责分配和能力培养，一旦出现人员流失的情况，可以实现内部补充。在外部，要关注相关领域的人才情况，以防止内部补充不足的情况，但在决定引进外部人才时，要注意前面提及的职务发明风险问题。

重要发明人离职后的从业情况也应该是企业的关注重点，在其入职新单位与企业具有竞争关系的情况下，企业要监控其新单位的新产品和新专利申请情况，以避免影响企业的产品营销。

核心人员认定的风险

由于企业经常会忽视发明人内涵，而随意给员工安放发明人身份，因此，在IPO阶段进行核心技术人员认定时，企业通常要依据其他维度（如获得奖项、发表论文等），从而出现核心技术人员与核心专利技术主要发明人不一致的情况。但对于审核机构来看，发明人的内涵是指对发明创造的实质特点作出创造性贡献的人，为企业核心专利技术做出实质性贡献的人却不被认定为核心技术人员，审核机构通常会提出质疑，如文章前述提及的合肥芯碁微电子正是这种情况。

所以是否将企业员工作为某一专利技术的发明人，要依据其是否参与该专利技术以及对该专利技术的贡献，企业忽视发明人内涵而随意安放发明人身份的行为，对企业的长期发展是不利的。

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对“发明人风险”的规避建议

基于上述发明人管理不当可能对企业造成的风险，对企业在专利发明人的管理工作上建议如下：

来自同行业的新入职核心技术人员作为发明人要做好风险规避

来自同行业的新入职核心技术人员作为发明人主要会带来原单位职务发明的风险，企业在有新入职核心技术人员时，有必要对该类人员进行背景调查，尤其关注其在原单位所从事的工作内容/科研项目，以及与原单位的解聘协议文件，解聘协议文件中最好要表明该人员所承担的工作内容，不再履行其在原单位的本职工作，不承担原单位分配任务。如果将这类人员作为发明人前发现其在原单位所从事的技术与现阶段的工作相关性极高且又没有做好这部分的风险规避工作，那么要考虑是否要将该人员作为发明人，建议优选研发团队中具有相同技术研发能力的其他成员担任发明人身份。

核心技术人员在多家企业就职，注意与该人员的协议签订内容

如果发明人在当前企业做出的发明创造与在其他所任职的企业中所从事的技术领域关联不大，给企业带来专利权属纠纷的可能性是比较小的。但如果发明人在所任职的多家企业所从事的技术内容高度一致，企业要尤其重视与该发明人所签订的相关协议内容，确保其在当前企业所承担的责任和义务，最好在将该人员作为发明人前与其他单位做好发明创造的权属约定。

保证研发团队人员的可持续发展

企业首先要保障研发团队内部可持续发展，注意研发团队人员的职责分配和能力培养，一旦出现人员流失的情况，快速进行内部补充。企业还要关注外部相关领域人才情况，在内部人员可持续发展力不足时，进行外部人才引进。

关注核心技术人员离职后从业动态

研发团队重要人员离职后的从业情况也应该是企业的关注重点，在其入职新单位与企业具有竞争关系的情况下，企业要监控其新单位的新产品和新专利申请情况，如发现对方产品侵权和职务发明的情况，尽早出击以占据有利地位。这也同样反映了对核心技术申请专利的重要性，如果没有核心专利，即使人员离职之后从事相关行业给企业带来产品竞争，企业也较难维护自己的利益。

避免将不相关人员作为发明人

是否将企业员工作为发明人，要依据其是否参与该专利技术以及对该专利技术的贡献，企业忽视发明人内涵而随意安放发明人身份的行为，对企业的长期发展是不利的。