【摘要】无论是中国专利法还是美国专利法，均要求说明书能够实现，但是对于能够实现的标准尚无明确的定义，尤其对于一项经概括得到的权利要求，说明书应该公开到何种程度才能够达到专利法中所规定的能够实现是需要我们思考的问题。

Trustees of Boston University VS. Everlight案：

说明书能够实现的标准

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by

德理达-智能制造团队

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说明书的能够实现

在美国专利法中第112条第（a）款规定：

“The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention.”

虽然在该法条中仅提及说明书能够实现，但事实上，这里的“能够实现”的范围是与权利要求的范围是有直接关系的，也即，该法条要求申请人充分公开其发明的权利要求所要求保护的内容，以使得本领域技术人员不需要采用额外的试验即能够制造和使用该发明。

与之相应的，是在中国专利法中第26条第3款和第4款的规定：

“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所述技术领域的技术人员能够实现为准……。

权利要求应当以说明书为依据，……。”

而中国专利法中虽然明确的要求“以说明书为依据”，但是对于“以说明书为依据”的标准尚无明确的定义，尤其对于一项经概括得到的权利要求，我们不禁要思考权利要求要概括到何种程度以及说明书中是否需要穷举其所有可能实现的方式？以下通过Trustees of Boston Universitu vs Everlight案来探讨说明书能够实现的标准。

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涉案专利简介

Trustees of Boston University（以下简称“BU”）于1997年申请并获得授权一涉及“一种高绝缘单晶氮化镓薄膜”的美国专利US 5686738（以下简称“738专利”）。

根据738专利所述，氮化镓（GaN）是一种能够使得LED发出蓝光的半导体，但由于缺乏可用的衬底和与之匹配的晶格结构而使得想要制造单晶氮化镓薄膜是非常困难的。

738专利采用两步生长过程解决了氮化镓与衬底的晶格结构匹配问题。在第一步中，在低温（100-400℃）下，将衬底暴露于镓和氮等离子体中，随着氮化镓的沉积，在衬底上生成一层非晶氮化镓薄膜以作为非单晶缓冲层；在第二步中，将温度升高至高温（600-900℃）以使得非单晶缓冲层结晶，然后在结晶后的非单晶缓冲层上生长单晶氮化镓。

738专利的权利要求书中涉及21项独立权利要求，这21项独立权利要求均用来保护基于上述两步生长过程所得到的半导体器件。进一步地来说，738专利主要指向的产品为LED半导体器件，可想而知，几乎所有的电子产品行业的厂商均会有所涉及。事实上，738专利涉及的专利诉讼高达几十件以上，其中不乏针对Motorala、Sony、LG等大型企业的起诉，但最终，很多大型厂商都选择和解。

下图为738专利所涉及的制造半导体的设备和半导体器件：

于2016年，BU又控告Everlight（亿光电子）、Epistar（晶元光电）、Lite-on（光宝）（以下统称为被告方）所制造和销售的LED产品侵犯了其738专利，被告方则在此过程中提出738专利因不符合专利法第112条中能够实现的规定而无效。

权利要求19为本案所涉及的权利要求，原文如下：

A semiconductor device comprising:

a substrate, said substrate consisting of a material selected from the group consisting of (100)silicon, (111) silicon, (0001) sapphire, (11–20)sapphire, (1–102) sapphire, (111) gallium aresenide, (100) gallium aresenide, magnesium oxide, zinc oxide and silicon carbide;

a non-single crystalline buffer layer, comprising a first material grown on said substrate, the first material consisting essentially of gallium nitride; and

a growth layer grown on the buffer layer, the growth layer comprising gallium nitride and a first dopant material.

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案件审理

地方法院的审理

马萨诸塞地方法院（以下简称地方法院）对案件进行了审理，关键点在于被告方所提出的738专利的说明书能否实现权利要求19所限定的全部方案，也即，权利要求19能否得到说明书的支持。

为了确定权利要求19所界定的保护范围，地方法院对与此相关的术语进行了解释，其中包括将“生长（grown on）”解释为“直接或间接的在上面形成（formed indirectly or directly above）”，将“非单晶缓冲层（a non-single crystalline buffer layer）”解释为“位于衬底和生长层之间的一层不是单晶的物质，也即是多晶、非晶、或多晶与非晶的混合物（polycrystalline、amorphous or a mixture of polycrystalline and amorphous）”。

根据这些解释，在假定生长层为一层单晶生长层的情况下，确定权利要求19所限定的半导体器件的结构包括六种组合：（1）在多晶缓冲层上间接形成的单晶生长层；（2）在多晶和非晶混合的缓冲层上间接形成的单晶生长层；（3）在非晶缓冲层上间接形成单晶生长层；（4）在多晶缓冲层上直接形成单晶生长层；（5）在多晶和非晶混合的缓冲层上直接形成单晶生长层；（6）在非晶缓冲层上直接形成单晶生长层。

最终，说明书是否能够实现的问题聚焦在第六种组合-在非晶缓冲层上直接形成单晶生长层上。

被告方认为在专利法第112条第（a）款的规定下，738专利由于在说明书中没有涉及第六种组合方式，使得权利要求19得不到说明书的支持而无效。

这种观点没有得到地方法院的认可，地方法院认为虽然不清楚738专利是否教导本领域技术人员如何在非晶缓冲层上直接形成一层单晶氮化镓层，但是专利中具有在非晶缓冲层上间接形成一层单晶氮化镓层的半导体器件就足够了，即，被告方未能证明权利要求19没有被实现。

CAFC的审理

联邦巡回（以下简称“CAFC”）对案件进行了重新审理，认为专利法第112条第（a）款的能够实现的标准是专利的说明书必须教导本领域技术人员怎么去制造和使用发明的全部内容而不需要过度的试验。

CAFC在回顾了地方法院审理中的大量事实基础和证据后，认为有明确和令人信服的证据来支持原告，即，权利要求19是不能被实现的。

从被告方的专家证词来看，在非晶结构上直接外延附生（epitaxy）单晶薄膜是不可能实现的，而738专利的说明书中仅仅教导了生长方式为外延附生。BU不认可该观点，解释说，虽然说明书中涉及了很多外延附生的生长方式，但是专利中并没有教导生长方式一定是外延附生，因为外延附生涉及到另一个晶体层上的晶体层。地方法院便是因为BU的这一论点和有关证词否认了被告方的观点。

但是，CAFC认为这种语义上的争论并不能帮助我们确定说明书在什么地方能够教导本领域技术人员直接在非晶层上形成单晶层，即使不是通过外延附生，也可以以其它方式或名称指出。

而BU也并不能从说明书中指出其中任何一个具体的段落来教导本领域技术人员直接在非晶层上形成单晶层，相反地，而是引入了专家的证词和发明人的证词来证明遵循738专利的教导，可以不用做过多的试验就能够实现第六种组合，但是，这些证词是完全保密的，因此对于说明书的能够实现也是不充分的证据。

BU甚至进一步指出，有证据表明，其他人已经成功地在非晶缓冲层上直接生长出单晶层并报道了这样的成就，而这些成就是在738专利发布后进行的。所以这些证据只能够反驳那种认为这样的增长是绝对不可能实现的观点。

但是，本案的重点不在于能够做到这一点，而是在申请日之前，说明书能够教导本领域技术人员如何在不进行过多试验的情况下制作这种半导体器件，从BU提供的证词中也很容易发现，需要付出更多创造性劳动才能得到这种半导体，这已经超过了一个本领域技术人员的技能范围了。

最后，CAFC指出说明书必须要使得本领域技术人员能够实现发明的权利要求所要求的全部功能，能够实现要求确保公众的知识被专利的说明书丰富到至少与权利要求的范围相称的程度，也即，权利要求的范围必须小于或等于说明书能够实现的范围。

这并不是要求说明书必须明确说明每项权利要求的每一个可能的实施方式，说明书中可以不用揭示本领域所周知的内容。换言之，说明书中所揭示的内容包括其本身揭露的内容和本领域技术人员在无需过度试验就能获知的内容。

值得注意的是，本领域技术人员对现有技术和常规试验的知识可以填补说明书中的缺失，在实施例之间插入，甚至可以根据说明书所揭露的技术的可预测性对实施例之外的情况进行推断，但是，这只是一种补充，不能够代替作为一项授权的专利所应该披露的内容，而这种披露的内容在738专利中是缺失的。

鉴于此，CAFC驳回地方法院的判决，判定738专利的权利要求19因不符合专利法112条第（a）款的规定而无效。

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小结

我国与美国在专利法规上虽然并不完全一致，但该案的判决分析对我们仍有可借鉴之处。案件中强调说明书的能够实现是不需要过度试验，也即，评价权利要求的上位概括是否合理应该以是否需要过度试验为标准。这并不意味在撰写一个较宽保护范围的权利要求时，其保护范围仅仅局限于说明书中所确切记载的实施例，而是要求说明书要揭露权利要求所限定的保护范围内的所有实施例具有的共同性质，本领域技术人员依据公开的这种共同性质即能够发现适用的实施例。

但是需要注意的是，在撰写之前，专利撰稿人需要对行业领域和技术方案进行足够多的探究和思考，避免在权利要求中概括了一个在申请日之前不能实现的方案，特别是在一项权利要求所涵盖的内容包括多种排列组合的方案时，要注意是不是每个排列组合的方案依据说明书的记载能够据以实现，从而避免在专利诉讼中由于撰稿人没有考虑周全而导致权利要求得不到说明书的支持而无效的情况。

另外，这也要求专利撰稿人在撰写之前要对权利要求书有一个总体布局，在权利要求书中不仅要包含较宽保护范围的权利要求，而且要包含相应于说明书所确切记载实施例的保护范围的权利要求，给一份专利文件设置多重保险，避免既没有捡到西瓜而且丢了芝麻的情况发生。

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