【摘要】在专利代理实践中，发明专利的审查意见通知书中有时会遇到所要求保护的方案不属于专利法第二条第二款规定的技术方案，对于这样的问题，代理人往往不知道如何应对，不知道采用何种方式从哪一方面来进行争辩，从而导致申请往往被驳回，使申请人的利益受到损害。针对这样的问题，本文通过对专利法第二条第二款的学习和案例解析来探讨技术方案的认定。

浅析发明专利的技术方案的认定

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德理达-智能制造团队

专利法第一条规定的立法宗旨明确了专利法权的保护客体是发明创造，故而专利法第二条紧接着第一条回答什么是专利法意义上的发明创造就是顺理成章的事。

然而，在2008年修改《专利法》之前，该定义并非由《专利法》给出，而是由《专利法实施细则》给出。鉴于该定义是《专利法》最为基本的概念之一，为使《专利法》自身的规定更加完备，2008年修改《专利法》时将该定义由《专利法实施细则》第二条转移到本条。

专利法第二条同时规定了三种专利，本文通过对专利法第二条第二款的学习探讨发明专利的技术方案的认定。

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发明的法律定义

专利法第二条第二款规定：发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

在上述定义中，能够对发明专利权的保护客体产生限制作用的主要是“技术方案”这一措辞。

《专利审查指南2010》对“技术方案”作了如下解释：

技术方案是对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合。技术手段通常由技术特征来体现。未采用技术手段解决技术问题，以获得符合自然规律的技术效果的方案，不属于专利法第二条第二款固定的客体。

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技术方案的判断方法

《专利审查指南2010》对“技术方案”的正面定义中明确了技术方案包含“技术问题”和“技术手段”这两个要素，并且引入了“技术特征”这一术语，但并未明确“技术特征”究竟是什么，这也使得代理人或代理律师在对于“技术特征”的理解上容易产生歧义和偏差，故而在我们对审查意见进行答复或者复审时尽量不要从技术特征这一单点出发。

而《专利审查指南2010》对“技术方案”的反面定义中认为技术方案包含“技术问题”、“技术手段”、和“技术效果”这三个要素。

事实上，对技术效果的认定的实质在于实现预期效果是否采用了技术方案，而不在于认定所产生的效果是何种性质。也可以说，技术效果是与技术手段是紧密关联的，将实现的效果以及为实现该效果而采用的手段是在一起说的，并非单指技术效果。

故而，在实践中，对技术方案的认定采用三要素法，从技术问题出发，判断是否采用了技术手段，是否产生了技术效果，缺一不可。

三要素中都不可避免的与技术关联。技术在中文语法释义上来说是人类为了满足自身的需求和愿望，遵循自然规律，在长期利用和改造自然的过程中，积累起来的知识、经验、技巧和手段，是人类利用自然改造自然的方法、技能和手段的总和。

鉴于此，三要素都被打上了遵循自然规律的客观性烙印。针对人们主观感受上不足所提出的问题不是技术问题，认为制定的规则、方法不属于技术手段，技术效果要具有再现性，不因人而异。以下以案例说明如何利用技术三要素判断是否构成技术方案。

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案例解析

案例一

涉案专利（CN101651675B）涉及一种通过认证码对客户端验证的方法，在实质审查阶段因不符合专利法第二条第二款被驳回，申请人（以下称为“复审请求人”）提出复审请求的同时修改了权利要求，前置审查坚持原驳回决定，随后，专利复审委员会成立合议组对本案进行审理，最终做出符合专利法第二条第二款的规定。

复审请求人对独立权利要求1的修改如下所示：

实质审查阶段具体驳回理由为：

权利要求1请求保护一种通过认证码对客户端和第一服务器进行验证的方法，根据本申请中描述的背景技术和公知常识可知，该方案要解决的问题是如何实现网络交易。上述问题不是技术问题。因此权利要求1的解决方案不构成专利法第二条第二款所说的技术方案。

而复审请求人修改权利要求1之后认为：

权利要求1请求保护一种通过认证码对客户端进行验证的方法，所解决的问题是针对现有技术中智能密钥装置无法保证数据在交互通道以外进行传输的安全性，避免网络黑客利用智能密钥装置来执行各种非法操作，而进行的一种客户端和服务器端之间通过验证码比对进行身份和信息认证的问题，是为了保证网络认证的安全性问题。因此，权利要求1解决的问题属于技术问题。权利要求1的方案中涉及移动网络系统中的客户端、第一服务器、第二服务器和安全装置这些网络硬件以及它们之间的信息交互，该方案反映的是根据具有技术含义的一系列操作：发出请求、发送信息、返回信息、生成信息、生成认证码、进行验证、返回验证结果等操作，这些操作都是由客户端、第一服务器、第二服务器和安全装置自行或交互完成的，所反映的是遵循自然规律的技术手段，权利要求1请求保护的方案是利用自然规律的技术手段的集合，属于技术方案。权利要求1中的技术方案获得的效果是，使得用户在使用安全装置完成客户端和第一服务器之间进行认证时，有效防止信息被冒用，从而提高了认证过程中的安全性，权利要求1请求保护的技术方案获得的效果是技术效果。

从而，基于上述修改和意见陈述，合议组认为本申请符合专利法第二条第二款的规定，该申请于2019年9月获得授权。

笔者认为本案在实质审查阶段由于审查员没有准确把握该申请实质解决的技术问题，从而产生认为采用的手段不是技术手段，产生的效果不是技术效果的观点。从而技术问题的认定在第二条第二款的答辩上尤为重要。

案例二

涉案专利（CN101408964B）涉及一种电子商务网站的前台类目调整方法及装置，在实质审查阶段因不符合专利法第二条第二款被驳回，申请人（以下称为“复审请求人”）提出复审请求但并未修改权利要求，前置审查坚持原驳回决定，随后，专利复审委员会成立合议组对本案进行审理，最终做出符合专利法第二条第二款的规定。

涉案专利的独立权利要求1如下所示：

实质审查阶段具体驳回理由为：

本申请权利要求1请求保护的方案其实际解决的问题是提供一种新型的电子商务网站的前台类目调整的运作模式，属于商业营销管理问题，不属于技术问题。该方案可以根据实际情况调整前台类目，获得良好的商品展示效果，提高商品成交量，上述效果属于商业营销管理效果，不属于技术效果。因此权利要求1的解决方案不构成专利法第二条第二款所说的技术方案。

而复审请求人认为：

权利要求1请求保护一种电子商务网站的前台类目调整方法，其包括：服务器，利用该服务器统计点击次数，并进行相应调整操作。该申请至少包含了以下技术手段：服务器以及利用该服务器进行点击次数统计和相应调整操作。这些技术手段至少解决了如何利用点击次数来调整网站前台类目这个技术问题，同时获得相应的技术效果。因此，权利要求1的方案属于专利法第二条第二款所规定的技术方案。

从而，基于上述修改和意见陈述，合议组认为如果一项申请的方案涉及了部分技术特征，则该方案采用了技术手段，而技术手段必然能够解决技术问题并带来相应技术效果，因此该权利要求的方案符合专利法第二条第二款的规定。

笔者认为在本案的实质审查阶段审查员依旧对解决的技术问题的认定的存在有偏差，而复审请求人从技术手段的角度出发，进一步细化了要解决的技术问题，从而说服了合议组，使得本案能够获得授权。

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小结

通过对涉及专利法第二条第二款案例的学习，笔者发现，审查员在认定一件发明专利申请是否是技术方案时，通常首先会从技术问题的角度切入，在其认定要解决的不是一个技术问题时，实际上对技术方案的认定工作就已完成，从而直接判定采用的手段不是技术手段，产生的效果不是技术效果。

因此，在涉及专利法第二条第二款的意见陈述中，技术问题的认定尤为重要。对于申请人来说，审查员可能会存在对技术方案的把握程度不够而错误的将较为上位或片面的问题认定为技术问题。申请人在面对第二条第二款的审查意见时，一方面可以从撰写时要解决的技术问题本身出发并藉由说明书中提供的记载以确定专利申请真正要解决的问题，并陈述真正要解决的问题是技术问题，为了解决技术问题采取了哪些遵循自然规律的技术手段，并获得了符合自然规律的技术效果；另一方面，申请人也可从专利申请采用的技术手段出发，来进一步细化或反推要解决的技术问题，从而基于重新认定的技术问题陈述申请符合第二条第二款的理由。

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