【摘要】在实际的审查实践中，由于审查员以及专利代理人对“三步法”的理解不同或者存在偏差，以及专利的技术方案所属领域各有特点等原因，导致对同一专利存在不同的创造性评判结果。针对这样的问题，本文通过对专利法第二十二条第三款的学习和案例解析来探讨“三步法”的整体把握。

浅析创造性判断中“三步法”的整体性考虑

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by

德理达-智能制造团队

西方国家在其建立专利制度的初期都只规定了新颖性条件，而没有规定创造性条件。但随着专利制度的发展，各国逐渐认识到仅仅满足新颖性条件就授予专利权容易导致与现有技术相比区别不大的发明创造被授予专利权，不利于实现专利制度鼓励和促进创新的宗旨。因此，才有了更高要求的授权条件-创造性的提出。

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整体把握“三步法”

我国《专利法》第二十二条第三款规定：创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。也即，我国《专利法》关于创造性条件提出了两方面要求，而发明专利具备创造性的条件要高于实用新型。

为了使得创造性的判断标准尽可能的客观，包括我国在内的许多国家都采用“三步法”的对发明创造的创造性进行判断。即：

（1）确定最接近的现有技术；

（2）确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题；

（3）判断要保护的发明相对于本领域人员来说是否显而易见。

然而，在实际的审查实践中，由于审查员以及专利代理人对“三步法”的理解不同或者存在偏差，以及专利的技术方案所属领域各有特点等原因，导致对同一专利存在不同的创造性评判结果。

以下通过对案例学习探讨如何做到整体把握“三步法”。

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案例解析

案例一

涉案专利（CN101807193B）涉及一种移动通讯设备终端的浏览方法，在实质审查阶段因不符合专利法第二十二条第三款被驳回，申请人（以下称为“复审请求人”）提出复审请求。具体地，在审查阶段和复审阶段同样以对比文件1（浏览器IE8的使用手册，其公开了为普通浏览模式提供隐私浏览功能作为补充的方案）为最接近的现有技术，在确定区别技术特征和方案要解决的实际问题时，出现了不同的观点，从而也使得后续第三步的判断出现了截然不同的结果。

复审请求人提供的复审请求文本的独立权利要求1如下所示：

实审阶段

在实审阶段，审查员认为本发明相对于对比文件1存在两点区别特征：

（1）在隐身浏览过程中产生缓存数据，退出浏览器软件时，清空缓存数据；对比文件1中，隐私模式不记录任何浏览行为；

（2）在不同浏览方式下的缓存数据分别保存在普通浏览缓存数据库和隐私浏览缓存数据库中。

基于区别特征，审查员认为相对于对比文件1，本发明实际解决的技术问题是如何提高隐身浏览模式下的访问网站速度。而针对不同的缓存数据分别建立不同的数据库，以及在隐身浏览方式下依然提供缓存服务，退出时清空缓存数据，分别是快速区分两种数据以及提高访问网页的效率并兼顾安全的常用技术手段。因此，认为本发明在对比文件1公开的技术方案的基础上结合常用技术手段是显而易见的。

在此阶段，审查员认定本发明所要保护的技术方案与对比文件1存在多个区别技术特征，但未考虑这些区别特征的相互关联和相互作用，从而做出了本发明不具创造性的结论。

复审阶段

复审委认同请求人的观点，即，本发明相对对比文件1仅有一点区别特征：两种浏览方式下产生的缓存数据分别放置在不同的数据库中，即“普通浏览缓存数据库”和“隐身浏览缓存数据库”中，并且在模式切换的过程中，数据也随着模式的切换放置在不同的缓存数据库中，在用户退出浏览器软件时清空保存在隐身浏览缓存数据库中的缓存数据；而对比文件1中的浏览器在隐私浏览方式下不记录任何浏览行为，也就不存在隐私浏览模式下所用到的缓存数据库，也就不存在对该模式下的缓存数据库的相应操作。

由上述区别特征可以确定本发明实际所要解决的技术问题是如何实现既保护用户的隐私又提高网页访问效率。

针对上述区别特征，对比文件1虽然公开了IE8浏览器在普通浏览模式下访问网页时会保存用户的浏览历史、cookie信息、临时网页文件，但是在隐私模式下浏览时，则是采取实时下载的网页访问方式，完全不记录任何浏览数据以确保该模式下的浏览的绝对安全性。

由此可见，对比文件1只是公开了一种隐私浏览模式，它作为普通方式下的补充以向用户提供一种选择，可以通过在新窗口勾选的方式选择隐私浏览模式，从而可以确保个人隐私的绝对安全性，但是却不存在需要提高网页访问效率的实际需要。

在此阶段，请求人考虑到了区别特征之间的关联性，从而将多个区别特征视为一个完整的特征加以考虑，从而得出本发明具有创造性的结论。

案例二

涉案专利（CN107007119B）涉及一种物品存取装置，在实质审查阶段因不符合专利法第二十二条第三款被驳回，申请人（以下称为“复审请求人”）提出复审请求。在审查阶段和复审阶段也同样以对比文件1（CN204946211U）为最接近的现有技术，在区别技术特征的事实认定上，出现了不同的观点。

下图为涉案专利与对比文件1的方案图示对比：

涉案专利的独立权利要求1如下所示：

实审阶段，审查员认为本案相对于对比文件1的区别特征为：内端开口省略柜门，有多个单元柜，多个单元柜相互配合形成一具有出入口的环状空间，或者所述多个单元柜与环境固定物体相配合形成一具有出入口的环状空间，所述出入口处设置门禁。

因此，权利要求1实际要解决的技术问题是如何方便配送人员安全取件或派件。但上述区别特征是生活领域的常用设计或本领域惯用手段。因此，权利要求1不具备创造性。

复审阶段

复审委认为，本案相对于对比文件1的区别特征为不仅包括审查员认定的部分，还包括每一储物格仅在一侧设有柜门。基于上述区别特征可以确定，权利要求1实际解决的技术问题是如何减少柜门开闭次数以提高投递和取件的效率及增加柜子寿命。

对比文件1的方案是增加柜门，快递员和取件人分别使用一侧柜门，以便满足封闭式管理单位的需求，而本案是快递员通过单元柜储物格的内端开口投、取快递，取件人或投递人通过单元柜储物格的外侧柜门取件或投递，从而大大减少柜门开闭次数、提高投递和取件的效率。可见对比文件1不但完全不存在减少柜门的需求，相反还需要增加柜门，更不会产生如本申请那样由于减少了一侧柜门而引发的安全性问题，从而不存在将多个单元柜围成具有出入口的环状空间、在出入口处设置门禁的技术启示。因此，本领域技术人员不会产生将减少柜门开闭的技术手段应用于对比文件1的动机。

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小结

区别特征的事实认定以及划分决定了要解决的技术问题，该步骤在采用“三步法”判断发明创造的显而易见性中具有承上启下的作用，其直接影响创造性的审查结论。

在专利代理人面对关于创造性的审查意见时，首先要确认审查员在区别特征的事实认定是否有偏差，其次在区别特征的划分上不能抛开整体方案来看，对于有一定的顺序并存在一定的因果关系的特征，应当视为一个完整的特征。

在考虑是否存在结合的技术启示时，要考虑最接近的对比文件是否存在发明创造要解决问题的需求，如果最接近的对比文件根本不存在这种需求或者不存在发明创造要解决的技术问题，那么就认为最接近的对比文件未给出技术启示使得本领域技术人员有动机去改进对比文件所公开的技术方案从而得到发明创造所请求保护的内容。也即，不管区别技术特征是否为公知常识或惯用手段，还是被另一篇对比文件所公开，都不具有与最接近的对比文件结合的启示。

另外，即使在最接近的对比文件存在有发明创造要解决问题的需求的情况下，也要考虑仅将区别技术特征与最接近的对比文件结合得到发明创造所请求保护的内容时是否需要克服这种结合带来的其他问题，如果区别技术特征与对比文件的结合并不是简单的叠加，而是需要克服一定的难题，则发明创造在很大程度上也是具有创造性的。

* 以上文字仅为促进讨论与交流，不构成法律意见或咨询建议。