浅析三步法的“正确打开方式”

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德理达-智能制造团队

专利法第22条中规定：

创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

众所周知，创造性判断中的“非显而易见性”是人的主观评价，每个人对“非显而易见性”的评判标准可能不尽相同。那如何在这样的主观条件下统一创造性的评判标准？

在中国专利的审查实践中，我们通常采用三步法来判断一项发明创造是否具备创造性。但是，三步法并非是一个生搬硬套的公式，若以刻板的方式使用三步法，往往会忽视发明创造中重要的细枝末节而得出错误结论。因此，我们需要掌握三步法中的精髓，才能更灵活地利用三步法来评述创造性。

假使我们作为发明人，发现了现有技术中存在的一些技术问题，那当我们面对该技术问题时，作为一个没有创造性的“本领域技术人员”，如果我们在其他现有技术中能够找到方法以解决该问题，那么这样的方法是现有技术教导的，而非付出创造性劳动的过程。

因此事实上，三步法的本质就是从发明人发明创造的过程去考量发明是否对现有技术作出了贡献。由于当我们评述创造性时，该发明创造可能已经发明了很多年，因此才需要引入“本领域技术人员”这一虚拟的人，来站在发明创造作出时的时间点，客观地评价专利的创造性。

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三步法

第一步：确定最接近的现有技术

关于什么是最接近的现有技术，审查指南中的解释较长，限于篇幅在此不予以赘述。但其本质其实就是通往本发明最有希望的起点，即最接近的现有技术通常是与要求保护的发明创造具有类似的用途并且在其基础上能通过最少的结构和功能改进以实现该发明创造。

如果一篇对比文件与本申请的发明目的或者说所要解决的技术问题不同，那么就难以该对比文件为起点发现技术问题的所在。如果对比文件与本申请的工作原理不同，那么也很难在其技术方案的基础上进行改进以通往本申请。

因此，如果在创造性答复中，遇到最接近的对比文件存在上述情况，我们完全可以以对比文件难以通往本申请为切入点。

第二步：确定区别技术特征和发明实际解决的技术问题

在新修改的审查指南中，进一步明确了应当根据区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。

因此，在三步法的第二步中又可分为3个小步骤：

2.1-确定区别技术特征

2.2-确定该区别技术特征的技术效果

2.3-确定发明实际解决的技术问题

2.1-确定区别技术特征

在确定区别技术特征时，首先需要对权利要求进行技术特征划分。应当注意，为避免在对比过程中割裂发明所做的贡献，需要预先对各技术特征或技术特征的组合进行分析。

在分析过程中，应当将权利要求中记载的各部分内容与其在技术方案中所起的作用、解决的技术问题、产生的技术效果等内容综合考虑，而非简单地依据权利要求的文字表述或者标点、段落等将权利要求机械地切块。

否则，很可能因具有依存关系的多个技术特征被割裂，而被割裂后的技术特征被其他对比文件所公开而导致没有创造性的结论。

因此，若技术方案中的多处内容之间互不依存、彼此独立，且通过各自所发挥的不同作用分别解决了不同的技术问题并产生了不同的技术效果，则应当将其划分为不同的技术特征。

2.2-确定该区别技术特征的技术效果

在此，技术效果并非必须是记载在说明书中的，可根据所划分的特征在理论上能带来的技术效果确定，但必须是通过申请文件的记载所能直接并毫无意义地确定的。当然，如果能在撰写时就在说明书中铺垫了这些区别技术特征的技术效果，则论述空间可能就更大。

另一方面，在答辩或无效过程中，我们需要注意判断审查员或无效方所认定的区别特征的技术效果是否准确？确定是否存在为了证明没有创造性而故意泛化的情况等。

2.3-确定发明实际解决的技术问题

在确定了区别技术特征的技术效果后，应当根据区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。

在此特别需要注意的是，在发明实际解决的技术问题中不应带有解决该技术问题所采用的技术手段，否则则容易陷入后见之明（或称事后诸葛亮）的境地。对此，稍后会通过一案例分享来进一步理解这一常见却容易被忽视的重要问题。

另外，如果区别技术特征的引入并未给发明带来任何相对于最接近的现有技术而言更进一步的技术效果，即发明与最接近的现有技术所解决的技术问题基本相同，我们则可以说，发明实际解决的技术问题是提供了解决该技术问题的替代方案。

在这一步中，有些情况下很难描述区别技术特征直接对应的实际解决的技术问题是什么。对此，不能仅局限于区别特征自身固有的特征效果，而是整体分析因为具有了该区别技术特征所能给整个技术方案带来的影响。

第三步：判断发明对本领域的技术人员来说是否显而易见

在第三步中，不仅需要判断其他对比文件是否公开了第二步中所确定的区别技术特征，更需要关注区别技术特征在其他对比文件中的技术效果与在本发明中的技术效果是否相同。若相同，则存在结合启示；若不相同，则不存在结合启示。

另外，如果不同对比文件的工作原理不同，则存在结合障碍。

有些情况下，虽然在一些现有技术中公开了区别技术特征对应的技术手段，但并未明确记载该技术手段所能起到的作用，对此，我们应当理性地分析技术手段在其所在方案中所能达到的技术效果，如果无法直接得出区别技术特征在本发明中的技术效果，则不应当认为存在技术启示。

在没有技术启示的情况下，现有技术就难以给出将区别技术特征应用到最接近的现有技术中以解决其存在的技术问题。

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案例分享

本文中分享的案例背景在生活中很常见，即我们在使用搜索引擎搜索关键词时，搜索结果页面中会显示相关的广告，这些广告的排位通常是商家在搜索引擎平台通过竞价购买关键词得到的。

ZL 200910080121.0（以下简称121专利）是一种用于互联网搜索引擎的信息发布方法及其系统，其背景技术中介绍了现有技术中的竞价方法。

首先，单纯通过竞价高低来确定排名次序的方法，由于每点击一次就会产生费用，则恶意竞争对手会通过不断点击广告内容来增加商家的费用负担。另外，还有一种通过单位时间内总竞价金额进行排序的方法，即在单位时间内的广告费用是固定的，不依据点击量而计价，但是由于用户使用搜索引擎的时间难以掌控，广告投放时间难以定位，因此会挫伤商家参与竞价显示的积极性。

在这样的背景下，121专利即渴望解决恶意点击同时不挫伤商家参与竞价显示的积极性的技术问题。本案经过了驳回-复审-一中院-高院-复审的曲折审查历程后，最终被授予了专利权。

驳回决定中，审查员直接基于区别技术特征是公知常识就驳回了申请，由于在评述上不具太多参考性，故在此不对驳回决定予以过多说明，直接从第一次复审开始展开。

第一次复审及一中院判决

复审所针对的权1内容如下：

l．一种用于互联网搜索引擎的信息发布系统，包括发布信息输入系统、审核系统、信息发布控制系统、合规发布信息数据库、搜索结果页面发布系统和检索服务器，其特征在于：所述发布信息输入系统连接审核系统，所述审核系统连接合规发布信息数据库和信息发布控制系统，所述合规发布信息数据库与信息发布控制系统双向连接，所述信息发布控制系统连接搜索结果页面发布系统，所述检索服务器分别连接信息发布控制系统和搜索结果页面发布系统；

所述信息发布控制系统对每个关键字分别生成一个显示信息的存储位置号的队列，所述队列中各显示信息的存储位置号所占据的比例根据该显示信息所对应的权重参数确定，从而在固定的时间段或者单位检索次数内，各显示信息出现在搜索结果页面特定位置的概率与所述权重参数相关联；

在互联网搜索引擎每次提供基于所述关键字的搜索结果时，所述信息发布控制系统在所述队列中随机排列各显示信息的存储位置号，所述搜索结果页面发布系统在搜索结果页面上随机排列各显示信息。

对比文件1（CN200610058768.X）是一种有关搜索引擎的单位时间竞价排名方法。其按单位时间竞价金额的高低，来决定竞价排名客户的信息排名的位置，代替现在的按每次点击的价格高低来排序的方法。

例如，在对比文件1的方案中，假设9:00到12:00的三小时为一单位时间，针对同一关键词，A公司在该单位时间内的竞价为500元，B公司在该单位时间内的竞价为1000元，则在9:00到12:00之间，B公司的排名会在A公司之前，而在此期间无论A、B两家公司的广告链接被点击多少次，这3个小时所对应的总费用均分别为500和1000元。

复审委认为，权利要求1相对于对比文件1公开的内容，区别技术特征在于：

①审核系统还连接合规发布信息数据库，信息发布控制系统还连接搜索结果页面发布系统，以及检索服务器还与信息发布控制系统连接；

②信息发布控制系统对每个关键字分别生成一个显示信息的存储位置号的队列，所述队列中各显示信息的存储位置号所占据的比例根据该显示信息所对应的权重参数确定，从而在固定的时间段或者单位检索次数内，各显示信息出现在搜索结果页面特定位置的概率与所述权重参数相关联；在互联网搜索引擎每次提供基于所述关键字的搜索结果时，所述信息发布控制系统在所述队列中随机排列各显示信息的存储位置号，所述搜索结果页面发布系统在搜索结果页面上随机排列各显示信息。

基于上述区别技术特征确定该权利要求实际解决的问题是： 

①实现系统各模块间的数据通信；

②使得在固定的时间段或者单位检索次数内，客户的显示信息出现的概率由某一权重参数决定，而同时实现在每一次搜索时，客户的显示信息的出现随机。

针对上述区别技术特征①，本领域技术人员可知，在实际的数据处理系统中根据实现系统功能的需要而建立各模块之间的数据连接是本领域的常用技术手段；

针对上述区别技术特征②，根据对比文件1公开的内容可以确定其公开了根据A、B和C具体出价的比例来决定三者在最前面出现的权重参数比例是1：0：0，而权重参数从1：0：0到x：y：z的改变是从合理角度激发竞价客户积极性方面作出的常规替代。另外，随机显示搜索结果是本领域的常用技术手段。

因此，权利要求1相对于对比文件1和本领域的常用技术手段的结合不具备创造性。

对此，申请人不服上诉至一中院，但一中院对复审委的决定予以支持，故申请人继续上诉至高院。

高院判决

高院认为，复审请求审查决定所认定的权利要求1与对比文件1的区别技术特征②包括了两个特征：

特征一，在固定的时间段或者单位检索次数内，客户的显示信息在指定位置出现的概率由某一权重参数决定；

特征二，每一次搜索时，客户的显示信息的出现是随机的。

虽然本领域技术人员可以使用常用技术手段来分别实现特征一和特征二，但是，在本申请中这两部分特征应当作为一个整体来考虑，且正因为本申请具有了上述特征，才使其相对于对比文件1在整体上具有非显而易见性。因此，撤销了专利复审委员会作出复审请求审查决定。

第二次复审

复审委对本案进行了重审，重新确定了区别技术特征： 

①审核系统还连接合规发布信息数据库，信息发布控制系统还连接搜索结果页面发布系统，以及检索服务器还与信息发布控制系统连接；

②信息发布控制系统对每个关键字分别生成一个显示信息的存储位置号的队列，所述队列中各显示信息的存储位置号所占据的比例根据该显示信息所对应的权重参数确定，从而在固定的时间段或者单位检索次数内，各显示信息出现在搜索结果页面特定位置的概率与所述权重参数相关联；

③在互联网搜索引擎每次提供基于所述关键字的搜索结果时，所述信息发布控制系统在所述队列中随机排列各显示信息的存储位置号，所述搜索结果页面发布系统在搜索结果页面上随机排列各显示信息。

复审委认为：特征①涉及审核系统、合规发布信息数据库、搜索结果页面发布系统以及检索服务器的连接关系，用于实现这些模块之间的数据通信，特征②和③涉及信息发布控制系统中的信息发布方法。

特征②和特征③在技术上具有内在的关联，二者互相关联、共同解决本申请所要解决的“避免恶意点击而不挫伤企业积极性”的技术问题，应当将二者作为一个整体看待。

由区别特征①可以确定本申请实际解决的技术问题①为实现系统各模块之间的数据通信；由区别特征②和特征③可以确定本申请实际解决的技术问题②为避免恶意点击而不挫伤竞价显示的积极性。

对于上述区别特征①以及实际解决的技术问题①，复审委认为是本领域技术人员常用技术手段。对于上述区别特征②和③以及实际解决的技术问题②，复审委认为：

权利要求1实际解决的技术问题②、采取的技术手段均与对比文件1不同，对比文件1公开的搜索引擎单位时间竞价排名方法仅针对“恶意点击”问题提出，且其采取的技术方案由于单位时间的切分存在不准确的问题而挫伤企业竞价的积极性，可见，对比文件1并未指引如何解决在不挫伤竞价积极性的同时避免恶意点击的问题。

并且，本申请解决该问题的技术手段，即区别特征②和③也不属于本技术领域的公知常识，因此，现有技术整体上未给出解决该问题②的技术启示，本领域技术人员无法以对比文件1为起点，在现有技术整体的基础上以权利要求1采取的技术手段解决该技术问题②。并且，区别特征②和③带来了由于随机发布的不确定性而避免恶意点击、同时由于保证了竞价企业在一定时间段或搜索次数内的信息显示比例从而保护了企业参与竞价的积极性的技术效果。

案例小结

在复审委的第一次复审过程中，在认定基于区别技术特征本申请所实际解决的技术问题中引入了技术手段，即“使得在固定的时间段或者单位检索次数内，客户的显示信息出现的概率由某一权重参数决定，而同时实现在每一次搜索时，客户的显示信息的出现随机。”因此虽然看似分析充分，但因对实际解决的技术问题的认定是错误的，从而也导致了错误的结论。

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结语

在实务中，虽然有时理论上明白了个中道理，但在实际操作过程中，还是有许多专利工作者在面对密密麻麻的审查意见时找不到毛线团的端点。笔者整理了一些常见的问题，当我们面对创造性问题时，不妨从以下角度切入，找到应对的思路：

- 如果对比文件与本申请解决的技术问题不同，则没有改进的目标

- 如果对比文件与本发明的工作原理不同，则没有在其基础上改进的动机

- 技术特征的划分是否正确

- 区别技术特征的技术效果认定是否正确

- 实际解决的技术问题认定是否正确

- 对比文件是否确实公开了区别技术特征

- 如果公开了区别技术特征，在各自方案中所起的作用是否相同

- 是否考虑了各特征之间的关联（共同解决了某一技术问题/实现技术效果）

- 现有技术之间的结合预期不到技术效果，则不具有技术启示

- 不同对比文件的工作原理不同，则无法结合

当然，正如本文前述所说，三步法的主要目的是希望回到发明人作出发明的时间和角度，来客观分析其发明创造是否对现有技术作出了创造性的贡献。我们只有充分领悟了三步法中每一步的主要目的和逻辑，才能灵活地运用三步法来应对创造性问题，切勿将三步法当作生搬硬套的公式。

* 以上文字仅为促进讨论与交流，不构成法律意见或咨询建议。