【摘要】在涉及公知常识的创造性审查意见中，公知常识的引入常常伴随着待解决技术问题的泛化以及技术特征的割裂。对此，申请人在答复时，其本质还是要回归到最接近的现有技术以及专利申请的技术方案中来。

创造性评判中涉及公知常识的答复

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德理达-智能制造团队

前文（专利法第二十二条第三款创造性评判中关于区别特征认定的探讨）我们从不同角度研究探讨了有关创造性答复的三步法，即：

确定最接近的现有技术，确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

针对上述步骤中的第三步，应从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

在判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将区别特征应用到最接近的现有技术以解决其存在的技术问题(即发明实际解决的技术问题)的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点。

对此，审查指南第二部分第三章给出了认为现有技术中存在上述技术启示的情况：

从创造性审查意见中对比文件的引用方式上看，上述三种情况分别对应于：

最接近的现有技术+公知常识

最接近的现有技术+该现有技术中披露的其他技术手段

最接近的现有技术+其他对比文件

本期我们将侧重于讨论审查员采用最接近的现有技术+公知常识的方式评判创造性时，申请人的答复方式。

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涉及公知常识的答复

目前，专利法和审查指南中对公知常识并没有明确的定义，审查员在采用对比文件结合公知常识的方式评判创造性时，常常仅通过简单的说理进行评述，申请人往往持有不同意见，但又不知道从何入手进行争辩。

造成这一矛盾的主要原因在于，区别于采用多个对比文件评判创造性时各技术方案记载具体明确的情况，当审查员提出公知常识时，经常会描述为“上述区别技术特征是本领域的常规选择or是本领域技术人员容易想到的or是本领域的惯用技术手段”，对于申请人而言，找不到争辩的着力点，继而无法进行有效的反驳。

然而，在大多数情况下，公知常识的引入常常伴随着待解决技术问题的泛化或者技术特征的割裂。对此，申请人在答复时，其本质还是要回归到最接近的现有技术以及本申请的技术方案中来。

对此，申请人在答复涉及公知常识的审查意见时可从以下两方面考虑。

技术方案

首先，在涉及公知常识的创造性审查意见中，审查员常常会泛化或上位化区别特征在专利申请中实际解决的技术问题。对此，申请人应该明确的是，对本申请而言，区别特征解决的技术问题应该是一个具体条件下的具体问题。

其次，对于是否具有将公知常识应用到本申请的技术启示，以及公知常识是否可以与本申请结合的问题也常常被审查员忽略掉，而这也是创造性判断的关键点。

鉴于此，在答复涉及公知常识的创造性审查意见时，关键且基础的是：将技术特征结合到具体的技术方案中而非泛化或割裂地看待，从技术方案整体考量技术特征的作用以及达到的技术效果。

答复要点主要包括：

1）重新确定技术问题，即：基于最接近的现有技术所获得的区别特征在专利申请中实际解决的技术问题是什么；以及

2）确定区别特征与公知常识之间的关联，包括：确定区别特征在专利申请中实际解决的技术问题与公知常识中公知技术解决的技术问题之间的异同。

若两者不同，则表明区别特征未被公开；

若两者相同，则需进一步确定最接近的现有技术是否存在将公知常识应用于本专利申请的技术启示或动机。

举证策略

另外，在答复涉及公知常识的创造性审查意见时，辅助地，申请人还可以通过举证的方式证明在本领域中解决本专利申请中实际要解决的技术问题时所采用的技术手段不同于该区别特征，即证明本领域实际解决技术问题采用的公知手段为A，而本申请的区别特征为B；

或者，申请人还可证明在本专利申请日或优先权日之前该区别特征不是公知常识，这常适用于技术发展迅猛的领域。

另一方面，申请人也可以要求审查员举证，最新修改的审查指南第二部分第八章中规定“审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够提供相应的证据予以证明或说明理由。在审查意见通知书中，审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时，通常应当提供证据予以证明。”

下面结合一案例，谈谈涉及公知常识的创造性问题。

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案例

案情简介

涉案专利（200420090400.8）涉及一种快速活络扳手，无效请求人基于不同理由以及不同证据多次提起无效请求。

本文主要针对无效请求人就涉案专利的权利要求相对于最接近的现有技术以及公知常识的结合不具有创造性的事宜进行讨论。

涉案专利在无效请求阶段修改的权利要求如下所示：

该案针对经修改的权利要求1相对于最接近的现有技术（对比文件）以及公知常识的结合是否具备创造性，经历了下述一系列判决。

涉案专利 VS 对比文件

涉案专利涉及一种快速活络扳手，对比文件涉及一种推拉式快速扳手。如下图所示，经特征比对可知，对比文件公开了涉案专利权利要求1中除“蜗杆采用大螺距蜗杆，蜗杆的螺距为4-10mm”之外的全部技术特征。

无效请求人指出：

证据《机械工人切削手册》披露了数值范围为1.5-44mm的较宽范围的螺纹螺距。因而，涉案专利的权利要求1相较于对比文件和公知常识的结合不具备创造性。

争论点

本案的争论焦点在于：

涉案专利的权利要求是否被对比文件（推拉式快速扳手）结合公知常识（数值范围为1.5-44mm的螺纹螺距）所公开。

合议组认为：

现有技术并未给出将4～10mm大螺距蜗杆应用在活络扳手上的技术启示，且实现了有益的技术效果。因此具备创造性。

北京市第一中级人民法院以及北京市高级人民法院均认为：

快速活络扳手是一种常用的手工工具，对本领域技术人员来说为了实现扳口的快速张合、使用方便等目的，必然会选择具有合适螺距的蜗杆，同时考虑到扳手具有大小不等的多个型号，对本领域技术人员来说在有限次实验的基础上，选择螺距为4～10mm的蜗杆是显而易见的，且上述选择并没有带来意想不到的技术效果，因此不具备创造性。

最高人民检察院抗诉认为：

1）虽然公知常识证据中公开了螺纹直径与螺距表，其中披露了螺距为4-10mm，但其公开的主要是螺纹直径与螺距之间的选用关系，并未给出将4-10mm大螺距蜗杆应用在活络扳手上的技术启示；

2）根据公开的螺纹直径与螺距表，与螺距4-10mm对应的螺纹直径，无法应用到厚度有国家标准规定限制的活络扳手上，因此不但不能得到将螺杆螺距4-10mm应用到以蜗杆为传动和锁定部件的启示，反而会据此形成技术偏见；

3）涉案专利权所保护的技术方案的工作原理和构造与现有技术不同，蜗杆在该技术方案中不但需要发挥传动和自锁双重作用，还必须达到承受相应扭矩的要求，故蜗杆选用的轴向齿距在涉案专利中至关重要。本案选择“蜗杆的螺距为4-10mm”的技术方案，并非显而易见。

北京市高级人民法院再审认为：

1）蜗杆在涉案专利的技术方案中不但需要发挥传动和自锁双重作用，还必须达到承受相应扭矩的要求，故蜗杆选用的轴向齿距在涉案专利中至关重要。轴向齿距为4—l0mm的技术方案未在活络扳手现有技术中披露使用，而且本案焦点之一的蜗杆的技术要求不等同于螺杆，其分别有不同的技术参数，蜗杆轴向齿距4—10mm并非显而易见，该技术方案并非在有限次的实验中能够轻易完成，并能够实现相对于现有活络扳手更加便捷的操作性能；

2）蜗杆与螺杆尽管外形相似，但其传动模式、加工方法等完全不同，二者分别属于机械领域中不同的传动领域，本领域技术人员在设计涡轮蜗杆传动时，不能直接采用螺杆的技术参数。因此，虽然证据公开了螺纹螺距为4-10mm，但本领域技术人员在设计蜗杆时不能因此而直接套用为蜗杆的轴向齿距，故并未给出将4-10mm的轴向齿距蜗杆应用于活络扳手的技术启示。

基于此，涉案专利的权利要求1具备创造性。

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小结

综上，在涉及公知常识的创造性答复中，公知常识的认定尤为重要。在判断中，应将公知常识置于整体技术方案中，充分考虑其与其他技术特征在功能和作用上的关联作用。

具体地，为了克服技术问题泛化和技术特征割裂的问题，在答复时可遵循以下步骤：

1）明确区别技术特征在专利申请中实际解决的技术问题；

2）明确公知常识中公知技术解决的技术问题；

3）围绕最接近的现有技术和专利申请的技术方案，判断是否存在将区别技术特征与公知常识关联起来的桥梁即技术启示结合动机，以最终确定专利申请的创造性。

* 以上文字仅为促进讨论与交流，不构成法律意见或咨询建议。