浅析创造性条款中公知常识的答复逻辑

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德理达-智能制造团队

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公知常识相关概念

创造性判断的惯用逻辑，审查及答复中三步法为常用方式，即：

(1)确定最接近的现有技术

(2)确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题

(3)判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见

在第三步中，通常认为现有技术存在技术启示的情形包括：

(i)区别特征为公知常识；

(ii)区别特征为与最接近的现有技术相关的技术手段；

(iii)区别特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段。

本篇将主要针上述存在启示的第一类情形，即对公知常识相关问题进行探讨。

将公知常识作为创造性判断的方式之一并不鲜见，例如日本专利局的《发明-实用新型审查基准》中对“技术常识”、“公知技术”、“惯用技术”都给出了定义。通常，各国专利法中都将公知常识定义为可无需提供举证材料，是在本领域已普遍知晓的技术。

公知常识在我国法律中的相关条文

就《审查指南》中，涉及公知常识的内容及举证或解释方式存在于以下不同阶段中：

第二部分 实质审查中：

第四章 创造性

本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。

第八章 实质审查程序

审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够提供相应的证据予以证明或说明理由。在审查意见通知书中，审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时，通常应当提供证据予以证明。

第四部分，复审与无效请求的审查中：

第二章 复审请求的形式审查

原审查部门在前置审查意见中不得补充驳回理由和证据，但下列情形除外：(i) 对驳回决定和前置审查意见中主张的公知常识补充相应的技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据；在合议审查中，合议组可以引入所属技术领域的公知常识，或者补充相应的技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据。

第三章 无效宣告请求的审查

无效宣告请求的合议审查 (7) 专利复审委员会可以依职权认定技术手段是否为公知常识，并可以引入技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据。

相关法

在最高人民法院关于行政诉讼证据的若干规定”和“最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定”中，涉及对公知常识中“说明理由”的情况的解释：在诉讼证据中，属于“说明理由”的情况，可以不需要举证。例如：（一）众所周知的事实；（二）自然规律及定理；（三）根据法律规定或者已知事实和日常生活经验法则，能推定出的另一事实。

从基本概念来说，每项权利都应当存在一定的边界，而实践中权利的边界可能存在模糊地带，因此需要对其解释，形成定义也可视作划定边界的过程。

本系列针对专利法的创造性问题研究，实践中确定边界常见于审查中，例如专利审查中确定申请的技术方案相比于对比文件的区别，粗略来说，这一过程需要明确技术方案的权利要求书所要求保护的范围，对比文件所公开的范围，以及由此确定的区别技术特征对应的范围。

从相关法条文解释可知，公知常识通常在使用中可以说明理由为限度，在此设置下公知常识不需要明确举证，则公知常识的边界与相对明确了形式的证据对比，具有更大的主观性。

将专利申请的技术方案与对比文件的区别技术特征认定为公知常识在中国审查实践中尤为常见，例如由复审及无效委员会检索的数据，在创造性相关的复审无效案例中，从下图数量对比可知，截止检索日（2020年8月20日），在因创造性条款复审或无效的案例中，共111945件审查决定中38644件（即约1/3）将公知常识作为决定要点，可见对公知常识的答复是实践中多见的一类问题。

以公知常识为决定要点的复审及无效案例

以专利法第22条第3款为法律依据的复审及无效案例

由于公知常识可以说明理由为限度，从举证责任进行反驳通常比较薄弱，因此，对于公知常识证据本身的质疑通常需要借助自身提供证据或说明进行反证。

依据三步法的逻辑，论证区别技术特征是否为公知常识是在于第三步，因此，在答复或辩的过程中，实则可对判断过程中的任一步提供反证或质疑。

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案例分析

概要信息

涉案专利：CN102037703A

申请名称：IPTV通信网络中传递方法之间的切换

主要经过：该申请的申请日为2008年5月19日，进入中国国家阶段2010年11月18日，2014年实质审查以不具备创造性被驳回，后初审法院判定专利复审委员会作出被诉决定的证据不足，国知局对此判决提起上诉。

判决书：（2019）最高法知行终126号

涉案专利及其对比文件信息如下：

实质审查及复审阶段

国知局认为：

涉案申请的权利要求1请求保护一种从设置成传递到多个节点的第一IP电视频道切换到第二单播IP电视频道的方法。

对比文件1为参考书，其中说明了采用单播/多播混合传输的需求场景，例如，在在人口密集的区域而不是整个国家采用MBMS，则在那些没有被MBMS覆盖的区域中使用单播传输PSS数据。

权利要求1与对比文件1的区别技术特征为：为在正在进行的会话期间执行的方法，识别能够以单播形式提供与第一IP电视频道相同的IP电视频道的IP电视内容提供商，向IP电视应用服务器发送消息，所述消息包含切换到单播IP电视频道的指令和所识别IP电视内容提供商节点的地址。

由此确定相对于对比文件1实际要解决的技术问题是：如何进行单播和多播频道之间的切换。权利要求1仅为对单播与多播如何切换提供了具体的实施方式。

对比文件2中公开：媒体服务器在建立媒体会话之前或者与其结合向用户终端传送具有频道标识符的USD，频道标识符可优先为统一资源标识符（URI）或者统一资源定位符（URL），由此可确定其包括能够提供所要切换到的电视频道的电视内容提供商节点的地址；用户终端可由此在多播/广播的媒体频道与单播的频道间切换输入。

例如从多播切换至单播时，终端编制并传送与当前多播/广播频道有关的IGMPleave消息以及生成频道请求信息，该请求中即包括USD及期望输入端口的标识符、会话标识符，服务器接收该请求后，即可将新的媒体内容发送至终端。

因此，国知局认为，对比文件2已经公开了从多播到单播的具体切换方法。虽然对比文件2并未公开本申请中“识别与之前多播电视频道相同的单播电视频道并切换”的技术内容，但是，本领域技术人员熟知，频道标识符能够用于识别媒体频道，对比文件2中已经公开了终端接收到媒体服务器广播的各频道标识符并在随后的切换请求消息中携带所需切换到的频道标识符，即已经获知各个频道的媒体内容，在此基础上，本领域技术人员可以根据个人需求识别提供相同内容的频道并切换，这属于本领域的惯用技术手段。

初审阶段

复审委被诉决定对区别技术特征的认定正确，但将本申请权利要求1相对于对比文件1实际解决的技术问题宽泛地表述为如何进行单播和多播频道之间的切换，遗漏了部分技术特征带来的技术效果。

本领域技术人员并不能用对比文件2公开的方法解决第一IP电视频道不可用时切换到提供相同内容的频道这一技术问题。现有技术未给出将区别特征应用于最接近的现有技术以解决发明实际解决的技术问题的技术启示，被诉决定对本申请权利要求1是否具有创造性认定错误。

最高院判决

关于对比文件1，从其表述中可以获知其公开的混合单播/多播的传输方式存在接收IP电视频道并确定IP电视频道不再可用的过程，进而需要进行网络的切换。即，对比文件说明了采用单播多播混合传输的需要。

本申请权利要求1相对于对比文件1区别技术特征在于：本申请权利要求1是在正在进行的会话期间执行的方法，识别能够以单播形式提供与第一IP电视频道相同的IP电视频道的IP电视内容提供商，向IP电视应用服务器发送消息，所述消息包含切换到单播IP电视频道的指令和所识别IP电视内容提供商节点的地址；即最高院认定的区别技术特征与复审阶段相同.

由此确定相对于对比文件1实际要解决的技术问题是：在第一IP电视频道不可用时能够实现提供相同内容的频道之间的切换，若仅实现单播与多播频道之间的切换，并不足以达到上述技术效果。

因此，在以对比文件1作为最接近的现有技术的基础上，对比文件2没有给出将区别技术特征应用到最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示：

在一方面：

本领域技术人员不能用对比文件2公开的方法解决第一IP电视频道不可用时切换到提供相同内容的频道这一技术问题；

另一方面：

被诉决定认为对比文件2公开了终端接收各频道标识符即已经获知各个频道的媒体内容，本领域技术人员可以根据个人需求识别提供相同内容的频道并切换，缺乏在案证据支持。对比文件2中的频道标识符只是标识或命名媒体服务器上的媒体资源，本领域技术人员不能由此得出识别提供相同内容的IP电视频道的IP电视内容提供商的步骤。

本领域技术人员在确认多播服务不可用之后需要知晓如何形成请求及请求的内容，才能结合对比文件2的终端发送请求进行切换的方法。

因此，本案维持原判，驳回国知局上诉，对涉案申请创造性需重新评价。

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小结

笔者认为，三步法是一个整体连贯的过程，类似环环相扣的锁链。因此将判断结论确定为公知常识所呈现是结果，而对结果进行反驳，可以是整体过程中的任一环节而不局限于对比公知常识本身的特质。仅聚焦于认定为公知常识的技术特征本身是否被教科书、参考书等公开或是否为惯用技术手段，是相对限制的模式。

在对公知常识类审查意见进行答复时，可遵循三步法的逻辑再次进行推导，关注锁链中的任意一环：

（1）在第一步中，通常，最接近的现有技术可由审查员提供的对比文件确定，除却对比文件的真实性无法确定，又或对比文件的时间实际不满足作为现有技术的时间条件，反驳的空间相对确定；有关最接近的现有技术的争议依比例来说较少，但也是易于获得明确答案的一步，因此顺应三步法顺序判断，也可简要验证最接近的现有技术；

（2）在第二步中，确定最接近的现有技术后，由发明实际解决的技术问题判断是否具有技术启示，其中，该技术问题依照区别技术特征在权利要求请求保护的技术方案中所产生的作用、功能或者技术效果等来确定；

– 确定区别技术特征，则对比文件所公开的技术内容范围，以及申请所要求保护的技术范围均需要被正确认知及界定；

– 因此，从对比文件的边界来说，应当以其公开的技术内容为准：包括明确记载的内容，以及对所属技术领域的技术人员来说，隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容；因此，在基于最接近的现有技术确定区别技术特征的过程中，需确定对比文件的内容是否被进行了扩大解释、类推解释甚而错误的解释，以至于将实质不同的申请的技术方案的技术特征与对比文件中技术特征进行等同，由此，对比文件的范围被正确界定是确定区别技术特征的基础；

– 再者，从申请的技术方案的范围来说，是以权利要求记载的技术特征为准，因此，还需要对申请所要求保护的技术范围的正确界定，理解权利要求所要求保护的技术方案的实质；

–在认定申请的技术方案与对比文件的范围后，由区别技术特征确定申请所实际解决的技术问题，需综合考虑作用、功能或技术效果；例如在上述案例中，实审及复审阶段，区别技术特征被正确认定后，由此确定所解决的技术问题时将部分区别技术特征作为惯用手段并遗漏其所带来的技术效果，使得确定的技术问题被泛化而做出了不具创造性的决定；又如不应当割裂区别技术特征与技术方案之间的整体关联；

（3）在第三步中，判断发明是否显而易见：应当确定现有技术整体是否对将区别技术特征应用至最接近的现有技术中，以解决其存在的技术问题的启示，由此启示给出了本领域技术人员对最接近的现有技术的改进动机，并依此改进获得申请的专利技术；

– 当区别技术特征为公知常识或为与最接近的现有技术相关的技术手段，或者为另一份对比文件披露的相关技术手段，且该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别技术特征在要求保护的发明或者实用新型中为解决相关技术问题所起的作用相同，通常可以认定存在相应的技术启示。

* 以上文字仅为促进讨论与交流，不构成法律意见或咨询建议。