关于权利要求和说明书修改范围的探讨

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by

德理达-智能制造团队

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概述

《专利法》第三十三条规定：

申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。该条款虽然赋予了申请人对其申请文件进行主动修改的权利，但同时也对该权利的行使进行了适当的权利限制，以防止申请人滥用权利而损害公众的利益。

在第三十三条中，一方面，容许申请人有对申请文件进行纠错的机会，另一方面，严禁申请人采用修改的方式扩大或偏离申请人在申请时通过文本形式所描述的技术框架本身。

因此，审查员和利益相关者对专利法第三十三条所给予的修改空间，是受到申请文件中通过文字描述而反映出的真实意思表达限制的。

无论是主动修改还是依照审查员的要求而进行的修改，都要求申请人确保所索取的保护范围是原说明书和原权利要求书（以下简称原始文件）中能够清晰界定的。因此，若修改后申请文件相对原始申请文件包含“不能直接推定”的实施例，则会被认定修改超范围。

该“不能直接推定”的实施例是不能从原始文件中所描述的实施例本身，或者不能根据字面意思做有限概括所得到的一类实施例的技术构思。这里有限概括的程度是基于“不能直接推定”的实施例中未被原始文件中直接记载的概述、与原始文件中直接记载的示例，二者在相应实施例中的作用而确定的。

因此，修改前后的权利要求书和说明书之间差异的部分，其起到的作用不一致的情况可能包含以下两种：

1）经概括后的方案与原始文件中的方案相比，涉及不对等的意思表达。比如，若原始文件中涉及定位孔的方案，修改后的方案用装配固定这一概括描述来替换定位孔，则不被允许。因为定位孔既可以提供装配固定又能提供定位功能，而概括后的方案与定位孔的作用不一致。

2）修改后的方案与原始文件中的方案相比描述了更细化的部分，即便其细化的部分是现有技术，其在方案中的作用也不是原始文件中所试图披露的。比如，下面这个案例：

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案件回顾

以CN1171000A复审案为例，该案涉及一种传文方法和为实施该方法的电话机、电脑及传文系统。该案大致描述了一种将特定声音转换成文字的编码，并通过输入不同特定声音生成文字，如此用户可以利用产生特定声音的输入器来编辑文字。

在该案的审理阶段，申请人为了克服创造性问题，对权利要求做了较大幅度的修改，以试图表达与对比文件的差异。在修改过程中，为了强调按照其描述的编码方式来发送/接收信息，而引起涉及33条的修改大致如下：

…这包括，在发送信息方，能适应移动电话机用户按照编辑汉字的编码规律（规定），使用移动电话机按键编辑输入一个个汉字信息的需要，向外发送，在接收信息方，能适应移动电话机翻译出或显示出从对方移动电话机或电脑所传递来的汉字信息的需要，为能使移动电话机用户，在使用移动电话机时减少发送信息的同时按电话键编辑汉字，容易出现的按错键错误，发错信息，这种移动电话机，还能让人们在移动电话机上先编好一个一个汉字信息再发送。

该修改后的权利要求中增加了如下技术特征：

为能使移动电话机用户，在使用移动电话机时减少发送信息的同时按电话键编辑汉字，容易出现的按错键错误，发错信息，这种移动电话机，还能让人们在移动电话机上先编好一个一个汉字信息再发送。

复审委和行政诉讼观点一致

在原说明书中，申请人描述了信息编码的方案，也说明了编码的信息是用来在移动电话、电脑、甚至计算器之间发送/接收的，然而，上述添加的技术特征中中明确限定的：为了防止“在使用移动电话机时减少发送信息的同时按电话键编辑汉字，容易出现的按错键错误，发错信息”而选择“让人们在移动电话机上先编好一个一个汉字信息再发送”的方式，是原说明书中没有描述的。

事实上，将汉字信息逐一编辑好再一键发送，是编辑信息的一个常用手段，但也不是编辑信息的唯一的常用手段。在原始文件中虽然提到了在移动电话、计算机、甚至计算器之间进行信息发送/接收操作，但仅此而已。一种更细致的，可以解决更细节问题的、影响发送/接收信息方式的编辑方案，是超出了原始文件中所试图披露和/或保护的技术范畴。

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总结

在专利申请制度中，讨论专利保护范围是需要在有限技术框架下进行的，该有限技术框架是申请人在原始文件中所描述的。如果说专利法第二十六条是从可以修改的角度来肯定申请人的修改结果，那么专利法第三十三条就是从禁止的角度来界定修改不可超范围。二者的可修改界限是统一的。

* 以上文字仅为促进讨论与交流，不构成法律意见或咨询建议。