Olympus VS. Perfect Surgical Techniques案：

浅谈创造性是否显而易见的认定

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by

德理达-医疗器械团队

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中美关于创造性的法律条款

美国《专利法》关于创造性的条款：

美国35 U.S.C. § 103(a)：A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.

大致意义为，即使在发明满足与条款102中披露的内容不完全相同的前置下，专利仍具有不被授权的可能，即：发明内容与在申请日之前的现有技术的特征之间的区别对本领域技术人员来说是显而易见的。在可专利性的审查中这是一个极为重要的条款。

中国《专利法》关于创造性的条款：

第二十二条第三款：…创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

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案件概述：OLYMPUS v. PERFECT SURGICAL

Olympus即奥林巴斯株式会社，为一家精于光学与成像的日本公司，其产品包括显微镜、照相机、内视镜以及其他医疗设备。

2013年，Olympus对Perfect Surgical的专利US6,682,527B2（以下简称527专利）中部分权利要求向美国商标专利局提出无效宣告请求，被申请无效条款为独立权利要求17及其从属的权利要求18-23,26,29,30，其进行无效宣告请求的适用的法律依据即上述35 U.S.C. § 103(a)。即，Olympus认为以上权利要求限定的技术方案在其所提供的一系列对比文件所表征的现有技术的支持上是显而易见的。

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涉案专利简介

527专利：Method and system for heating tissue with a bipolar instrument

527专利时以Perfect Surgical为专利权人的发明专利，具体涉及一种可用加热组织的双极外科手术器械，用于将组织完全、彻底和均匀地加热。该器械为一钳状结构，在使用中，治疗区域的组织位于双极钳的第一和第二颌之间，通过具有第一和第二颌的双极钳将射频能量传送到治疗区域内的第一和第二电极部件；用以高温加热或坏死已经产生病变的组织。该频射能量通过一个频射发生器（radio frequency generator）进行传递。

在此双极系统中，电流从频射发生器流至两个电极，双极钳对组织的处理效果即由频射发生器控制，为如功率、功率变化率、电流频率等参数的函数。

在527专利的申请日限定的现有技术中，在一些情形下，由于电极之间出现阻抗过早增加的状态，使得对组织的完全加热难以实现。527专利指出，该情形的发生是由于在双极钳的上、下颌即第一颌、第二颌之间形成了一层蒸汽层。

为解决该问题，527专利采用的技术方案为，电极部件提供频射能量的方式为：对两电极预设一初始的功率水平，此后的功率水平以一定预先设置的速率增加，通过对初始功率与该速率的控制即可避免蒸汽层形成，并且此方案可兼容的允许由于完全组织干燥而发生阻抗增加。

在实际实现中，527专利通过一算法实现了频射能量的功率从初始电平以预定速率增加。

Claims17

A radio frequency power source having a controlled voltage output and a bipolar connection for bipolar forceps having first and second jaws with first and second electrode members; and means for automatically increasing power delivered to the bipolar forceps; wherein the increasing means increases the power at a predetermined rate from an initial level, the initial level and predetermined rate avoiding formation of a vapor layer while permitting an impedance increase to occur as a result of complete tissue dessication.

Claims17即是对该解决方式的概括，其中，dessication拼写错误，美国商标专利局在无效审查中认为专利权人想表达的意思为desiccation（意为干燥），即将其作为无实质性影响的因素略去。

案件主要争议

在双方的争辩上，论据分布在关于本领域技术人员的定义与所采用的的技术方案对本领域技术人员来说是否显而易见。

无效宣告请求人Olympus Corporation针对其请求所提供的证据中包括一系列对比文件，其中，对比文件US 6,139,546 (以下简称546专利)和US 5,954,717 (以下简称717专利)用以说明独立权利要求17不满足35 U.S.C. § 103(a)的创造性要求，即相对于546专利与717专利，claims17的技术方案是显而易见的，以证明该权利要求不具创造性。

请求人Olympus的无效理由：

717专利公开了一种加热组织的方法，通过组织电极传递频射能量以实现对组织的加热，并在加热中控制能量的传递以防止阻抗增加。717专利中说明了突然的阻抗增加是由于组织内的水汽化形成蒸汽层，其实际解决的技术问题与被请求无效的527专利相同。

717专利采用了三阶段防止蒸汽层形成的过程，第一阶段初始时刻频射发生器为电极通电，将初始功率调整为观察到阻抗突然增加的功率水平，第二阶段随之将功率降低为足够小使得阻抗增加消失，第三阶段以该阶段的初始功率增加频射发生器的输出功率，至其大小限制在发生阻抗增加的功率水平的50%~90%之间。

Olympus认为在第二、第三阶段，717专利叙述的即为527专利的claims17中自动增加功率的过程。同时，在717专利中，对于频射发生器具有双级输出连接，即可连接到双级钳。

546专利公开了一种微处理控制器，频射发生器的功率由此可根据功率控制参数计划的设置以预定的速率增加。

Olympus的论述为，717专利公开了claims17中所有的技术特征，除了claims17中实现以预定速率增加功率电平的算法。而717专利与546专利的要解决的问题均在于如何以一预定的速率增加功率。在此，请求人认为将717专利与546专利结合，在546专利的技术启示下将其控制程序实施在717专利上对于本领域普通技术人员来说是显而易见的。

专利权人Perfect Surgical抗辩：

对此，Perfect Surgical认为，请求人不能证明其作出的关于717专利与546专利之间为显而易见的结合的论断，并且两者的结合不能公开527专利的claims17中的所有技术特征。

相反的，专利权人认为，717给出的是应用此算法的反向教导，原因在于，717专利中功率增加在蒸汽层形成的过程之后。因此，请求人所说的基于717专利的修改对该专利本身的目的来说是不可实施的或不适合的。在717专利中确定了形成蒸汽层的功率，而一旦该数值被确定，在此基础上的结合546专利的改良与原专利本身的意图不相适应，将546专利应用于717专利也不再是显见的结合。

在此认为， Perfect Surgical旨在说明717专利对claims17无技术启示，claims17采用的方案并非预料之中；此外，Perfect Surgical没有将717专利和546专利结合的理由。

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商标专利局的决定

通过其证据与理由的阐明，Olympus 认为，“at different times, that ‘one of ordinary of skill’ would have considered certain combinations of references.”即，由此技术启示下作出的结合是显而易见的。

在双方争辩的过程中，请求人Olympus并未对本领域技术人员的定义作出解释，但在其所采用的证词中，对显而易见（obvious）的说明建立在本领域技术人员的基础上，而专利权人Perfect Surgical对此作出了说明，该说明也被商标专利局采用，即：

a Bachelor’s Degree in either Physics, Electrical Engineering, or Mechanical Engineering and two to three years’ experience working in the field of electrosurgery. A person of ordinary skill in the art would be familiar with electrode designs and heating biological tissue through the application of various forms of electromagnetic energy, including RF energy.

物理、电气工程或机械工程学士，并有2至3年在电外科领域工作的经验。一个普通的技术人员将熟悉电极设计和加热生物组织，通过应用各种形式的电磁能量，包括射频能量。在商标专利局作出的决定中，强调现有技术可充分反映本领域人员的普通技术水平。

最终的决定书中，商标专利局认为在关于将546专利与717专利的结合是显而易见的这一观点上支持了请求人Olympus的论述，对于专利权人的争辩不予认可。

在此，决定中引用了请求人的观点，“if a technique has been used to improve one device, and a person of ordinary skill in the art would recognize that it would improve similar devices in the same way, using the technique is obvious unless its actual application is beyond his or her skill.”意为，对本领域技术人员而言，如果使用一种技术改进一个设备时，他(她)不需要付出创造性的劳动，即该技术的实际应用不会超出他(她)技术水平或认知范围，那么他(她)使用这种技术改进这个设备的过程显而易见的。

结案：Conclusion

After consideration of the Petition and the Patent Owner Response and for the reasons set forth above, we conclude that Petitioner has demonstrated by a preponderance of the evidence that claims 17–23, 26, 29, and 30 of the ’527 patent are rendered obvious over US’717 and US’546, alone or in combination with US’779, US’047, or WO’882（另几份对比文件）.

最终以商标专利局同意请求人的无效宣告请求结尾，此外，在无效程序中，专利权人Perfect Surgical曾作出排除对方证据的说明，但由于其答复时机不符合35 U.S.C. § 21(b)和37 C.F.R. § 1.7(a)中无效程序的时间规定，最终该说明不予采纳。

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现有技术中是否存在结合启示对创造性的判断至关重要

在本案中，核心争议点在创造性的认识，即对不同技术方案的结合相对于涉案专利是否显而易见。相似的，这对应于我国创造性审查基准中的三步法第三步的认定。

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小结

是否有技术启示通常有三种情况

创造性的判断中，对现有技术中多个技术方案的结合相对于“本申请”是否有技术启示通常有三种情况：

区别特征为公知常识；

区别特征为与最接近的现有技术相关的技术手段，例如，同一份对比文件其他部分披露的技术手段，该技术手段在该其他部分所起的作用与该 区别特征在要求保护的发明中为解决重新确定的技术问题所起的作用相同；

区别特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段，该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决重新确定的技术问题所起的作用相同。

判断这三种情况中是否存在结合的启示，一个重要的标准就是假定的“本领域技术人员”，对应到本案，就是“物理、电气工程或机械工程学士，并有2至3年在电外科领域工作的经验”的人；这个人面临“本申请”期望解决的技术问题时，在其技术和认知水平的基础上是否还需要作出创造性的劳动。

结合启示：

• where——发明客观上解决的技术问题是否存在；

• whether——“假人”是否认识到该技术问题存在；

• how——有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。

思考：是否应该提出以下几个问题？

那么怎么论证“这个人”是否需要作出创造性劳动呢？换言之，怎么能够判断这些已经存在的现有方案是否可以互相结合呢，这是一个相当值得讨论的问题，笔者认为可以从以下几点思考：

最接近的现有技术中是否存在“本申请实际解决的问题”？该问题和“本申请实际解决的问题”之间有多大的差异？

“本申请实际解决的问题”在本申请之前是否为公知问题？

“这个人”主观上认识到该问题了吗？

“这个人”有动机改进最接近的技术吗？如果有动机，那么这个应该是采用特定修改方式（本申请对应的那种方式）的动机。

* 以上文字仅为促进讨论和交流，不构成法律意见或咨询建议。