【摘要】申请日对专利的重要性毋庸置疑，其无论是对现有技术的确定或是保护期限的确定都有着重要意义。因此，越来越多的申请人利用优先权作为申请策略中的有力武器。但要求优先权也可能存在风险，由于要求优先权的背后有一系列的法律规定，一旦某个环节出现差错，则可能影响到整个专利家族。

Medtronic VS. Edwards案：谁动了我的优先权？

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德理达-医疗器械团队

优先权是专利制度中的一种基本制度，其允许申请人在一定条件下（包括在一定期限、地域范围内等）要求一具有相同主题的在先申请的申请日，从而鼓励发明创造的及时申请，以便申请人在原构思上进一步改进其技术内容，因此优先权对于一件专利申请的意义是不言而喻的。

美国专利法中关于优先权的规定主要记载于美国专利法的第119条和第120条。其中，第119条为国际优先权日的确定，第120条为国内优先权日的确定。相应地，中国专利法中的第二十九条和第三十条也作出了关于本国优先权和外国优先权的规定。

专利权人可利用优先权构建庞大的专利家族，形成牢固的专利围墙。但是，优先权作为一种申请策略，在利用时必须要注意优先权的各种期限、法律状态以及相关法律规定、手续等。一旦某个环节出现疏忽，则可能导致全盘皆崩，甚至影响整个企业的商业布局。

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案例

背景

美敦力（Medtronic CoreValue，LLC）和爱德华兹（Edwards Lifesciences Corp）同为全球领先的医疗科技公司，均致力于心血管治疗等领域。两家公司就心脏瓣膜相关专利曾展开激烈的诉讼战役，并最终在2014年达成全球范围内协议，撤回所有诉讼并规定双方在协议的八年期间内不得在经导管瓣膜领域进行专利诉讼。值得注意的是，在这场旷日持久的专利战中，就有一件专利因优先权的问题而导致诉讼失败。

案情

美敦力为美国专利US 7,892,281（以下简称281专利）的专利权人，该专利的名称为“Prosthetic valve for transluminal delivery”（用于腔内输送的人工瓣膜），申请日为2009年1月5日。美敦力以爱德华兹侵犯该专利的权利要求3,4,7,12,14和15（以下简称被诉权项）为由向地方法院提起诉讼。

281专利为一种用于替换缺陷天然瓣膜的人工瓣膜组件，其包括支撑在可扩张瓣膜支架上的替换瓣膜、瓣膜支架、以及锚。瓣膜支架被配置为在腔内输送时可折叠，并在接触到天然瓣膜的解剖环且组件定位正确时可张开，用于对瓣膜环、瓣膜的瓣叶和瓣膜接合点起到完全支撑作用。在张开时，锚与腔壁接合，防止瓣膜组件在定位后位移过大。人工瓣膜组件可在导管周围压缩，并通过外护套防止扩张。导管可以插入体内的管腔内，并输送到所需的位置。当外护套缩回时，瓣膜和瓣膜支架在天然瓣膜内扩张，并且使锚与腔壁接合。

表面上，281专利通过诸多中间申请要求了于1999年11月17日提交的法国专利申请FR 99/14462的优先权，在这些中间申请里包含了美国、PCT、法国的专利申请。但由于FR 99/14462申请与被诉权项无关，因此根据281专利中的记载，被诉权项的相关优先权链可追溯至2000年10月31日提交的法国专利申请FR 00/14028。

FR 00/14028相关优先权链如图1所示，为便于描述，将每一申请号按申请日期升序编号排列，其中的#6即为281专利。

图1：相关优先权链

爱德华兹指出，281专利的优先权链不符合美国专利法第119条和第120条的规定，因此提出了简易判决，认为美敦力281专利中的被诉权项可享受的优先权日应不早于2003年4月10日，即US 10/412,634（#3申请）的申请日。并且，基于此限制，被诉权项也因此受到FR 00/14028（#1申请）及PCT/FR 01/03258（#2申请）两项申请的影响而不符合美国专利法第102条的相关规定。

尽管美敦力反驳称其优先权链不存在缺陷，认为被诉权项有权享有2000年10月31日的优先权日，但地方法院却更支持爱德华兹的观点，认为281专利根据美国专利法第119条的规定既无法享有#1申请的优先权日，同时根据美国专利法第120条的规定也无法享有#2申请的优先权日。

为何优先权链会失效？

地方法院对美国专利法第119条作出了如下解释： “all intermediate applications in a priority chain contain a specific reference to the earlier-filed foreign application” 即优先权链中的所有中间申请都包含对先前提交的国外申请的特定引用。

在美敦力的优先权链中，#3申请、#4申请均未在申请文件中要求#1申请的优先权。因此，基于281专利的优先权记录不完整，法院根据美国专利法第119条，对美敦力要求#1申请的优先权不予支持。

同时，地方法院指出，根据美国专利法第120条的规定，在后申请在主张在先申请的优先权时，必须包含对在先申请的特定引用。因此，为了要求#2申请的优先权，每一申请在要求一在先申请的优先权时，都必须记载有到该在先申请之间的所有中间申请的特定引用（each intermediate application must recite every intervening application before it all the way back to International Application）。

但是，在#4申请和#5申请的说明书中均只简单记载了“this application is also a continuation-in-part of International Application No. PCT/FR01/03258 filed on Oct. 19, 2001”，而没有包含#4申请、#5申请至#2申请之间的各中间申请的特定引用。具体地说，281专利的优先权链在#4申请中没有引用#3申请，在#5申请中没有引用#3申请和#4申请。

因此，地方法院认为基于美国专利法第120条的规定，美敦力的281专利无法要求到其#2申请的优先权。(图2为#5申请的引用部分，可以看到其没有记载引用#1申请，且在引用#2申请时，直接用了“this application”，使得#5申请到#2申请之间的#3、#4申请被“架空”。同理，#4也是相同情况，在此不再赘述。)

图2：#5申请的CROSS-REFERENCE

进一步地，由于281专利未能要求到#1和#2申请的优先权，因此281专利中的被诉权项基于美国专利法第102条被判无效。

CAFC观点

美敦力不服地方法院判决上诉至CAFC，美敦力承认，只有证明281专利符合美国专利法第119条和120条的要求，才能扭转被无效的命运， CAFC决定只对是否符合第119条或第120条中的一项进行判决，并选择了第120条。

CAFC认为，美国专利法第120条允许一项专利申请可以享有在先申请的优先权日，并规定“it contains or is amended to contain a specific reference to the earlier filed application……submitted at such time during the pendency of the application as required by the Director”。其中，“特定引用”应当理解为要求优先权链中的每个申请均引用在先的申请。

因此，CAFC同意地区法院的观点，认为#4申请和#5申请由于缺少对优先权链中在先申请的特定引用，因此281专利无法享受#2申请的优先权。一份“合格”的特定引用应该如281专利中所记载的（如图3所示），优先权链中的每个申请均一一回溯至每一在先申请。但是美敦力的#4、#5申请中并没有如此记载，因此CAFC支持了地方法院的观点，维持地方法院判决有效。

图3：#6申请的部分CROSS-REFERENCE

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小结

从上述案例中可以看出，仅仅是一个细节，也可能导致整个优先权链的失效，不仅无法对竞争对手发起有效诉讼，还由于未能要到优先权，在先申请反而对自身创造性产生影响，使自己损兵折将。因此，我们在做好撰写工作之余，也需要关注各种申请策略上的细节之处。

例如上述案例中，在美申请时，应当注意优先权链中的所有中间申请都应当包含对先前提交的国外申请的特定引用，并且在要求一在先申请的优先权时，必须记载有到该在先申请之间的所有中间申请的特定引用，不能跳过中间申请而仅引用最早申请。

同样地，对于国内申请，在要求优先权时也应当注意各种期限、法律状态以及相关法律规定、手续等问题，例如：

在后申请是否在期限内提交并要求了在先申请的优先权（发明/实用新型12个月，外观仅国外优先权且6个月）；

在先申请是否为首次申请、主题是否相关、法律状态是否允许被要求优先权（有无授权、分案）；

优先权证明文件是否在期限内准备完善（申请日起3个月内提交）等

这就需要专利工作者在每个细节上均投入高度的重视，在申请前就全面规划完善申请策略，在每个申请环节中仔细思虑核查，并充分了解各国的优先权制度，从而做到有备无患。

* 以上文字仅为促进讨论和交流，不构成法律意见或咨询建议。