【摘要】共有专利问题是目前企业IPO上市审核阶段的重点问询问题之一，那么什么是共有专利，共有专利是如何产生的，审核机构在关注共有专利时究竟在关注什么，以及如何在企业的日常工作中对专利资产管理以避免共有专利对IPO的不利影响？本文将对上述问题展开讨论。

IPO与专利风险管控系列：共有专利的风险及管控

▼

by

德理达-智能制造团队

▼

IPO中的共有专利障碍

科创板上市申报企业（以下简称企业或发行人）的核心专利是否与他人共有，以及共有专利是否存在瑕疵、纠纷或潜在纠纷等问题，是目前科创板IPO上市审核阶段的重点问询问题之一。

例如首药控股因与正大天晴、润众制药等存在合作研发，相关知识产权约定为共有专利，就曾被问及其与正大天晴合作的背景、原因及合理性，合作研发过程中各自的角色，权利义务关系，自身技术研发优势的具体体现，并要求说明处在研发后期的几个项目中知识产权约定的具体情形，权利义务关系，商业化安排，收入或利润分配机制等，以及针对核心技术的相关共有专利说明双方在专利的权利义务享有，后续对外许可等方面的约定情况，是否对发行人的技术推进、业务经营造成不利影响。

又如，石头科技因与小米共有多项共同专利，被要求披露公司与小米共有专利在公司自有品牌产品上的应用情况，相关专利的技术升级改造是否主要依赖或受制于小米，公司是否具有独立面向市场自主经营的能力，小米选择公司作为ODM厂商的必要性。

对于科创板企业而言，由于其主营业务相关的核心技术是否有专利保护对该企业在市场上的竞争能力有着重要影响，故鉴于主营业务与核心技术保护之间的密切关系，涉及到核心技术的共有专利相关情况可能关系到该企业长期的运营和盈利，这也是审核机构关注该问题的主要原因。

▼

共有专利的定义与形成

所谓“共有专利”，即指一项由两个及两个以上的专利权人共同拥有的专利，专利权人的主体可以是单位（包括公司和院校等），也可以是个人。

共有专利的形成通常与合作研发、委托研发、继承等行为相关。

例如，由两个及以上的公司共同合作研究、完成的发明创造，或者一方提供研究经费、另一方完成技术研究并约定作为共同申请人的，在专利申请授权后即形成共有专利。

其中，一些公司在研发阶段会选择与高校建立联合实验室、与高校共同承担国家课题任务等合作；另外，高校教师为公司实际控制人、或者为了提升企业科研形象而与知名高校挂钩等，均可能存在将公司与高校作为共同申请人的情况。

又如，两个及以上的申请人在同日就同样的发明创造提出专利申请后，经协商确定作为共同申请人；或者两个及以上有权继承专利权的人共同继承等；再如，因专利申请权或专利权纠纷的双方，在纠纷阶段经和解协商作为共同申请人的情况。

▼

IPO审核中与“共有专利”相关的常见问题

就目前的法律法规及既往问询情况来看，上交所在科创板IPO审核过程中对共有专利的审核要点主要出于三个维度的考量：

（1）开展核心业务（使用核心技术）的自由度；

（2）对持续竞争力的影响；

（3）共有专利的稳定性。

开展核心业务（使用核心技术）的自由度

审核机构通常会关心发行人与核心业务相关的专利是否为共有专利，以及当存在与核心业务相关的共有专利时，是否有相应的协议约定，该协议约定中是否有对发行人权利限制的情况。

如果共有专利与核心业务关联性不强或者无关联，则对公司的主营业务开展影响不大，此类的共有专利非主要的审核对象。但当共有专利数量较多或者牵涉核心业务时，则一方面会使审核机构对公司的自主研发能力产生怀疑；另一方面更重要的是涉及核心业务的共有专利在行使权利时可能受制于相关法律和/或协议约定，无法自由地开展业务活动，从而对发行人的经营状况产生影响。

例如，共有专利的各专利权人之间可就专利权的行使、许可、利益分配等作出约定。如果协议约定发行人只能在有限的产品上使用专利权，或者限定发行人不可将专利技术许可给第三方等情况时，则发行人虽为专利权人却无法自由地利用该专利权开展商业运作，很可能会给公司的运营造成壁垒。

对持续竞争力的影响

根据专利法的相关规定，共有专利的专利权人之间在没有另外约定的情况下，各专利权人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利，这就意味着共有方可以自行实施、也可以允许其他第三方使用该专利权，这些操作可能会对发行人的市场占有率造成影响，不利于保持持续竞争力。

反之，由于发行人也可通过许可他人使用专利权来获利，因此前述中专利行使权是否受限的问题也可能会限制发行人通过许可方式盈利，从而对发行人的长远发展产生影响。其次，发行人能够从行使该共有专利的相关权益中获利多少也决定了其持续盈利的能力。如果利益分配存在问题，则同样不利于发行人长远持续的经营。

另外，由于共有专利的背后可能关乎合作研发，因此审核机构还会向发行人提问关于研发过程中对共有方的技术依赖程度等相关问题，事实上关心的就是发行人是否具备一定的独立研发能力，如果高度依赖于其他主体则很可能受制于人从而立于被动的境地，造成经营上的风险。

基于发行人的独立研发能力，也能够考量发行人能否及时满足多变的市场需求，更新迭代出新的专利技术和产品，从而保持持续的竞争优势。例如上交所在对博瑞医药的问询中，即要求博瑞医药进一步说明其核心技术对共有专利是否存在依赖、持续经营能力是否依赖于共有专利或相关单位。

共有专利权的稳定性

由于专利权存在诸多的不稳定因素，因此，一方面当共有专利权人因对共有专利权的实施、利益分配等方面无约定时，可能在实施相关权利时产生纠纷或者存在潜在的纠纷隐患；另一方面，即使有相关约定，约定内容是否平等合理、以及实际履约情况等也均会存在纠纷的可能。

另外，在一些情况下还会存在应当作为共同专利，但却在申请时未将另一方作为申请人从而以非共同专利存在的情形。例如，与高校的合作研发中，高校老师的参与作为职务发明，如果没有其他约定应当将高校作为共同申请人，而如果在申请阶段未将该高校作为共同申请人，则可能存在权属纠纷。因此审核机构通常会要求发行人提供专利研发来源，实质上也是一种明确潜在共有专利纠纷的方式。

▼

关于共有专利的风险规避建议

基于以上共有专利中可能存在的风险，我们认为及时、尽早地对共有权利进行约定是目前解决共有专利相关问题最直接有效且最具说服力的方式。关于协议的相关建议如下：

1.尽早约定

协议的理想签订时间包括在会导致产生共有专利的行为计划之时。例如，在与合作方计划委托研发、合作研发之时即可对今后所可能产生的专利（申请）作出相关约定。

其中，在合作研发前的约定中，还应当考虑研发过程中可能发生的变故并予以约定，例如人员变动、实际贡献变化、消极工作等。并且在合作研发结束后，由于同一个研发项目可能产生多个专利（申请），各合作方可就自身对技术方案的实际贡献协商权利归属问题。

如果未能在早期签订上述相关协议，则可在实际风险产生之前及时通过商业谈判及时与共有人签订协议。另外，如发现已有的协议存在漏洞或存在对自身不利的情况，也应当及时通过补充协议的方式对相关点作出补充约定。

2.明确权利范围

– 尽量避免共有专利，例如在协议中约定专利权由一方享有，并给予其他方合理的经济补偿。
– 如果不能避免共有专利，退而求其次地，应尽量争取享有独占实施权，从而能够拥有绝对的控制权，并能自主决定是否对该专利权进行许可等。在独占实施权中的许可费收入可视为独占实施权人的收入而不必与其他共有方分享。
– 如果上述两种均无法达成，即无法避免共有专利也不能享有独占实施权时，需要对共有专利权的实施、许可/转让/投资、利益分配等具体措施作出约定，以尽量避免限制自身专利权的经济价值转化。

例如，明确限定自主实施共有专利权的范围，约定在通过许可/转让/投资专利进行获利时在各共有人之间的利益分配方式。另外，为避免更多的竞争风险，还可约定共有人要许可他人实施专利时必须经过所有共有人的同意，但提出反对意见的必须有正当理由，以免过度限制了自身专利权的经济价值转化。以及，在共有专利牵涉侵权诉讼、无效、行政保护等程序时，各共有人也应当积极参与共同承担。

3.协议稳定性

协议的约定要遵从合理、公平的原则，不违背其他法律法规的规定，以尽量减少可能存在的纠纷隐患。

▼

附：相关法律法规

共有专利的相关法律规定

《中华人民共和国专利法》第八条：

两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人；申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人。

《中华人民共和国专利法》第十五条：

专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的，从其约定。没有约定的，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。除前款规定的情形外，行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意。

《民法典》第八百六十条：

合作开发完成的发明创造，申请专利的权利属于合作开发的当事人共有；当事人一方转让其共有的专利申请权的，其他各方享有以同等条件优先受让的权利。但是，当事人另有约定的除外。 合作开发的当事人一方声明放弃其共有的专利申请权的，除当事人另有约定外，可以由另一方单独申请或者由其他各方共同申请。申请人取得专利权的，放弃专利申请权的一方可以免费实施该专利。合作开发的当事人一方不同意申请专利的，另一方或者其他各方不得申请专利。

* 以上文字仅为促进讨论与交流，不构成法律意见或咨询建议。