Medtronic VS. Cross Medical案：

创造性评判中结合动机的探讨

▼

by

德理达-医疗器械团队

创造性（非显而易见性）判断在专利授权、确权程序中一直都是争议焦点。在司法实践中，不论是美国的TSM检验法，还是中国的三步法，都是为了能够在创造性判断中尽可能降低主观性，避免事后诸葛亮，实现客观评判的目的。

其中，当采用多个对比文件评价创造性时，对比文件之间是否具有结合动机已然成为评价是否具备创造性的关键因素之一。

本文将借由一案例，探讨对比文件的结合动机问题。

▼

案情概述

本案源于Cross Medical Products, Inc（以下简称：Cross Medical）诉Medtronic Sofamor Danek, Inc（以下简称：Medtronic）涉及脊柱固定的产品侵犯其美国专利US 5,474,555（以下简称：涉案专利）的专利权。Medtronic否认侵权并提起反诉，诉Cross Medical拥有的涉案专利无效。

涉案专利先后经历地区法院和联邦巡回法院（以下简称：巡回法院）审理，审理过程中争论的焦点在于权利要求5是否显而易见，在这一问题上地区法院和巡回法院持有不同观点，主要在于对比文件结合动机的判定。

案件解析

涉案专利涉及一种用于稳定脊柱骨的固定装置，其权利要求5如下所示：

对比文件1（US 4,805,602）和对比文件2（US 4,763,644）均涉及脊柱骨的固定装置。

其中，对比文件1公开了一种screw-rod（螺钉-杆）结构；对比文件2公开了一种从上部用螺帽固定的单轴装置。

值得一提的是，常用的screw-rod结构包括两种形式：一种是通过独立的screw将anchor固定在骨头上的装置，称为多轴装置。另一种是screw和anchor形成一整体装置，称为单轴装置，两者的区别在于多轴装置具备在anchor上绕轴旋转的功能，而单轴装置不具备。

本案中，Medtronic主张相对于对比文件1、对比文件2以及Bryd装置，涉案专利的权利要求5是显而易见的。

地区法院观点

首先，地区法院认为Bryd装置的发明人Puno博士也是涉案专利的发明人之一，因而，Bryd装置不是现有技术。

关于对比文件1，地区法院认为涉案专利和对比文件1都是多轴脊柱植入装置，其区别仅在于：涉案专利是从上部用螺帽固定，而对比文件1的装置是从底部紧固。

关于对比文件2，地区法院认为虽然对比文件2公开了从上部用螺帽固定的单轴装置，但是不存在将对比文件1与对比文件2结合的动机。

地区法院认为：

通过现有技术或者对比文件，不能看出所要解决的问题，即“在植入过程中难于从底部紧固螺帽的问题”。在此，地区法院引用了Sponnoble案，称“具有专利性的发明可能依赖于对技术问题的根源的发现，尽管一旦确定了问题的根源其解决方案可能是显而易见的”（也就是说，应避免事后诸葛亮）。

基于此，地区法院认为Medtronic没有提供该技术问题已经在现有技术中被发现的任何证据，因而，权利要求5是非显而易见的。

巡回法院观点

巡回法院认为：地区法院在审理中，相对于结合动机，存在实质性的重要事实问题。主要涉及Medtronic提交的临床调研人员的论文，Medtronic将该论文作为说明本领域技术人员已经认识到该技术问题的证据。

巡回法院认为，“PWB（Puno-Winter-Bird）脊柱系统”论文中记载了在紧固螺帽时难于旋转扳手，并且指出尽管PWB I对杆的固定是令人满意的，但对使用者来说是不友好的，设计上的改进是为了开发PWB II。另外，其他证据证实参与初步研究的外科医生认识到了这一技术问题并且需要做出改进。其中，参与初步研究的外科医生包括除本专利发明人之外的研究人员。

巡回法院认为，地区法院错误地没有考虑临床调研人员对技术问题的认知。根据上述证据可以得出本领域技术人员有动机改进PWB I，这一技术问题在本领域技术人员的正常认知范畴之内。

在此基础上，由于本案中所要解决的技术问题对临床调研人员来说是已知的，因而不适用地区法院引用的Sponnoble案，不属于事后诸葛亮的情况，因为技术问题是本领域技术人员正常知识范畴。

基于上述技术问题的结论，进一步地，对比文件2公开了为防止损伤软组织，采用从上部紧固的解决方案。因而，当本领域技术人员面对对比文件1中的植入问题时，能够从对比文件2获得教导，有动机将对比文件1和对比文件2结合。

综上，巡回法院认为权利要求5是显而易见的。

▼

结合动机

当采用多篇对比文件对发明的创造性进行评判时，应当在本领域技术人员不知道权利要求所要保护的发明的前提条件下，评判是否存在将一篇对比文件中的教导与另一篇对比文件中的教导进行结合的动机。

其中，结合动机可以来自现有技术文件，即现有技术中明确记载的；也可以来自本领域技术人员常规获得的知识；还可以来自所要解决的技术问题的性质，导致发明人去查看与该技术问题相关的可能的解决方案的参考文献。

另外，教导并不不需是明确记载的，也可以是隐含的。隐含的教导是指将结合的对比文件、本领域技术人员的知识、以及所要解决的技术问题的性质作为一个整体来看，隐含公开给本领域技术人员的信息。

* 以上文字仅为促进讨论与交流，不构成法律意见或咨询建议。