10x Genomics VS. Bio-Rad 案：

避免以“事后诸葛亮”方式评价专利的显而易见性

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by

德理达-医疗器械团队

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概述

分子诊断领域由于研发成本和时间周期都很长，构建围绕其核心技术的专利围栏尤为重要。如“TiPLab IVD类医疗器械之分子诊断系列”中，无论是生命科学领域的行业巨头如Thermo Fisher、Bio-Rad等，还是专注于某一生命科学细分技术的科技型公司如Fluidigm，都持续性围绕其核心技术布局专利，如此，才能在市场上和商业谈判中占据有利地位。

而实际中，一件专利从申请之日起到专利寿命结束为止会面临各种挑战，比如，或来自审查过程，或来自竞争对手对专利的有效性挑战，一旦专利被攻击成功，将带给专利权人的无可挽回的损失，比如失去市场份额。

本文以Bio-Rad vs 10x Genomics为例，来说明非显而易见性的判断中现有技术的结合问题，以及带给我们在日常答复思路中的思考。

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分子诊断领域之水乳化微滴技术的纷争

Bio-Rad基于其ddPCR的核心专利维护市场地位

Bio-Rad在PCR领域的主要优势在于微滴式数字PCR技术（即ddPCR），Bio-Rad基于其所拥有的7件水乳化微滴技术相关专利向10x Genomics（简称10x）发起诉讼，10x的创始人曾主导推进Bio-Rad的ddPCR核心技术-水乳化微滴技术。具体地，Bio-Rad的技术和专利分布情况以及两家公司的渊源后续在“TiPLab IVD类医疗器械之分子诊断系列文章”中的Bio-Rad篇中有所涉及。

这7件专利的专利号分别为：US9089844B2、US9126160B2、US9216392B2、US9347059B2、US9500664B2、US9636682B2、US9649635B2。以其中专利US9649635B2为例，对该诉讼中所涉及的专利技术和争端过程进行说明。

专利US9649635B2（简称635专利）涉及一种液滴生成的系统，Bio-Rad诉10x的微流体芯片及所适用的GemCode和Chromium仪器侵犯了635专利的Claim 1，其具体描述以及示例性结构图示如下：

也即是说，635专利所提供的液滴生成系统包括微流体芯片和仪器，微流体芯片设置在仪器上以在仪器的作用下生成微滴。其中，微流体芯片具有样品井（Sample）、连续相井（Oil）、液滴井（Emulsion）、以及连接各个井的网络通道，网络通道相交处即为液滴发生器（如图示中198处）。仪器会建立第一压差以将样品井中的样品和连续相井中的油相驱动至在液滴发生器处以产生液滴并收集入液滴井；仪器还会建立第二压差以驱动液滴井中的油相返回至连续相井以聚集液滴。而10x公司的微流体芯片包括微滴生成单元，每个单元配置为包括油相井（Oil well）、样品井（Sample well）、试剂井（Bead well）、以及一个出口井（Outlet well），各个井之间通过通道连通。

所指控的GemCode和Chromium仪器配置为将样品从样品井中驱出，并将油相从油井驱出到液滴形成的地方以形成液滴并在出口井中收集。在收集液滴后，所指控的仪器还包含一个 “推回” 步骤，将油相从出口井推出以去除油滴下的多余油以聚集液滴。

因此，Bio-Rad认为10x的微流体芯片及所适用的GemCode和Chromium仪器落入635专利的Claim1的保护范围，从而向美国地方法院发起了诉讼。

10x挑战Bio-Rad专利的有效性以失败告终

为了应对这场专利诉讼，10x公司针对635专利向PTAB提起Inter Part Reciew程序（简称IPR，是一种无效程序）以挑战该专利的有效性。但不幸的是，根据双方提供的答复和证据，PTAB依据法条35 U.S.C. § 314(a) ，认为上诉人10x所提供的理由不足以使得其中至少一项权利要求面临失败的风险，从而拒绝受理此案，Bio-Rad的这些专利的所有权项也依然全部维持在有效中。

具体地，10x认为635专利所有的权项均相比于所提供的现有技术是显而易见的，如下所示：

其中，Ismagilov公开一种压力驱动的塞输送和反应的装置和方法，该方法通过基底引导反应进行，包括在基底的第一通道引入载液以及至少两种不同的塞流体，对第一通道施加压力以诱导基底中的流体流动形成包括塞流体混合物的基本相同的塞。

入口可例如为基底中接收塞流体的蓄液池或井，出口例如为基底中收集塞流体、载液、或反应产物的部分。Ismagilov提及当引入流体时通常可以使用注射器泵以使得流体进入入口的流量是可以控制的，或者是通过气体驱动入口蓄液池中的液体进入基底。

Chien I公开的系统用于通过控制给多个蓄液池或入口井上施加的压力，灵活和有选择性地在微流体网络的微通道中输送流体。其中，微流体网络中的至少两个微流体通道相交。

Chien II描述了与Chien I中同样结构的系统，但Chien II提出虽然流体动力已应用于微流控系统，但其应用可能存在一定的局限性，认为采用外部泵或机械微型泵和阀门结合的方式控制微流体通道内流体的流动精确度是不足且不稳定的，可以通过采用气体压力直接作用于入口井中的流体界面中以达到精确控制的目的。

Holtze公开了一种用于微流控设备的表面活性剂，其中，提到为了测试尽可能多的液滴，可以通过抽取油相以压缩液滴紧密堆积。

基于上述各技术方案，上诉人10x认为Chien的两个方案的引用，表明了为了提高Ismagilov所披露的基底中液体流通的控制精度，可以采用Chien方案的结构的设备通过施加气压驱动入口井中的流体，也即是将Ismagilov的基底直接与Chien的压力驱动装置接口相连。而Holtze教导了通过抽离连续相（即油相）可以使得液滴聚集。故而，本领域技术人员可以将Ismagilov、Chien、Holtze结合以得到635专利所提供的液滴产生系统。

专利权人Bio-Rad认为10x并没有提供充足的理由去说明为什么本领域技术人员要寻求结合Ismagilov、Chien、以及Holtze（即认为没有充分说明结合动机）。一方面，10x没有解释为什么Chien能够启示本领域技术人员采用Chien的流体驱动技术去改进Ismagilov，另一方面Holtze的进一步整合并没有克服Ismagilov和Chien无法结合的问题。

PTAB认可Bio-Rad的观点，认为10x将Ismagilov所提供的基底直接作为微流体装置连接在Chien的压力驱动装置中就能产生可预见的结果的这种结合方式完全不考虑Ismagilov的基底具体如何与Chien的压力驱动装置的接口相接，也即不考虑两者结合所存在的障碍，这种结合方式是不提倡且应受到批判的。

针对10x以Chien技术中的注射泵、管道、井的配置方式与Ismagilov的基底机构类似为理由，认为本领域技术人员有强烈的倾向采用Chien技术去改进Ismagilov的观点。PTAB认为结构相似性并不是可以结合的理由，结构相似不足以证明本领域技术人员有动机将Ismagilov和Chien结合。

因此，PTAB依据法条35 U.S.C. § 314(a)拒绝继续审理10x的无效请求。

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小结

在10x与Bio-Rad的案件中，635专利所针对的技术方案实质上是具有可分离的两部分的系统，基于此，10x直接将635专利所提供的系统直接看成不需要在结构上互相支持的独立两部分，将一现有技术中所公开的设备和另一现有技术所公开的微流体装置结合即认为得到了635专利所提供的系统。如此想当然直接进行简单叠加的结合方式，实际上只是10x按照635专利提供的系统为模板进行现有技术的拼凑，既没有考虑到技术启示，也没有考虑到结合存在的障碍，这种方式对应到中国的专利制度中，是需要严厉批判的“事后诸葛亮”行为。

实际上，审查员作为专利文件的第三方阅读者，一方面由于信息理解偏差，其并不是一定能够准确的理解我们所提交专利申请的本质；

另一方面审查员是在阅读了专利申请后再去做相应的现有技术检索工作。因此，更容易出现类似于10x评价635专利所犯的“事后诸葛亮”的错误。而我们面对这样的审查意见，需要充分向审查员传递我们所提交专利申请的方案到底想要保护的是什么，以及其所引用的对比文件在结合中可能存在的障碍有哪些，而不是妄图依靠简单的几句通用语就让审查员信服结合障碍的存在。

* 以上文字仅为促进讨论与交流，不构成法律意见或咨询建议。